TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 236-IP-2005
Interpretacin prejudicial del artculo 150 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera. Interpretacin prejudicial de oficio
de los artculos 56, 58 literal f) de la Decisin 85 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena y de la Disposicin Transitoria Primera de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
Actora: Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
Marca: ORGANIZACIN DELI (mixta).
Proceso interno N 2002-00097.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los tres das del mes de marzo del ao dos mil seis.
VISTOS
La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera, a travs de su Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibidos
en este Tribunal el 23 de noviembre de 2005, referente a los artculos 134, 136, literal a)
y 150 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
El auto de 6 de febrero del presente ao, mediante el cual este Tribunal decidi admitir
a trmite la referida interpretacin prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos
en los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125 de su Estatuto,
aprobado mediante Decisin 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores; y,
Los hechos relevantes sealados por el consultante y complementados con los
documentos agregados a su solicitud.
1.

ANTECEDENTES

1.1. Partes
La parte demandante es la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La
parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la Repblica de
Colombia.
Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad
DYVAL S.A., la cual absorbi a la sociedad ORGANIZACIN DELI LTDA.

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1.2. Actos demandados

La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por intermedio de apoderado,
plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolucin administrativa:
Resolucin N 29730, de 18 de septiembre de 2001, dictada por el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio
de Colombia, por medio de la cual al resolver el recurso de apelacin interpuesto, se
revoc lo decidido en la Resolucin N 28086, de 22 de diciembre de 1999; y, concedi
el registro como marca del signo ORGANIZACIN DELI (mixta), a favor de la
sociedad DYVAL S.A. (la cual absorbi a la sociedad ORGANIZACIN DELI LTDA.),
para amparar productos de la clase 30 de la Clasificacin Internacional de Niza.
La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se ordene la
cancelacin del certificado de registro correspondiente a la marca ORGANIZACIN
DELI (mixta) para la clase internacional N 30; y, se ordene a la Divisin de Signos
Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en
el proceso.
1.3. Hechos relevantes
Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes
aspectos:
a)

Los hechos

El 4 de septiembre de 1989 la sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIN DELI

LTDA. absorbida) solicit el registro del signo ORGANIZACIN DELI (mixta),
para proteger productos comprendidos en la clase internacional N 30. 1

El 31 de marzo de 1989 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta

Oficial N 458.

Luego de la publicacin referida, se formularon tres observaciones: de la sociedad

actora ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. como propietaria de la marca
DLISSE, clase 292; la FBRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. con fundamento en
las marcas de su propiedad DELIPAN y DELIPALMA, (clase 29, las dos marcas);
la COMPAA NACIONAL DE CHOCOLATES, en base a la marca de su
propiedad DELIJET, clase 30.

La Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

emiti la Resolucin N 28086, de 22 de diciembre de 1999, en la cual decidi
negar el registro para el signo ORGANIZACIN DELI (mixta), clase 30, por
considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida
en el artculo 83 literal a) de la Decisin 344; y, declar fundadas la observaciones
presentadas por las sociedades ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.,
FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. y COMPAA NACIONAL DE
CHOCOLATES S.A.

Clase 30.- Caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pastelera y confitera, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras,
polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.
Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y
cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lcteos; aceites y grasas comestibles.

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La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. present un recurso de

apelacin en contra de la Resolucin 28086 mencionada.

El 18 de septiembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial resolvi el recurso de apelacin interpuesto por medio de la Resolucin
N 29730, en la cual revoc lo decidido en la Resolucin N 28086 y concedi el
registro solicitado por la sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIN DELI LTDA.
absorbida).

b)

Escrito de demanda

La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., constituida de conformidad

con las leyes de Colombia, domiciliada en Sop, Departamento de Cundinamarca,
manifiesta, por medio de apoderado, que present sus observaciones a la solicitud de
registro del signo ORGANIZACIN DELI (mixta) clase 30, con fundamento en la
marca de su propiedad DLISSE que distingue productos de la clase 29; y, seala que
interpuso un recurso de apelacin frente a la emisin de la resolucin N 28086.
Fundamenta sus pretensiones, afirmando la violacin del artculo 136 literal a) de la
Decisin 486 ya que considera que La marca DLISSE y la marca ORGANIZACIN
DELI (mixta) son confundibles, dado que la marca objeto de esta demanda contiene
casi en su integridad la marca prioritaria DLISSE y que una y otra amparan productos
estrechamente relacionados respecto de los cuales el uso de la marca cuya nulidad se
pretende puede causar un riesgo de confusin o de asociacin con la marca
previamente registrada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A..
Seala que, El acto administrativo acusado hace especial nfasis en el elemento
figurativo de la marca acusada como factor de distintividad. Sin embargo, tanto la
doctrina como la jurisprudencia han reconocido que en los casos de comparacin de
marcas nominativas con marcas mixtas debe tomarse como principal elemento de
comparacin de la marca mixta el que tenga mayor peso dentro del conjunto, y ste, en
caso de marcas que distinguen productos de consumo popular que por lo general se
piden al tendero por su nombre, es sin duda alguna, el componente nominativo, es decir
las palabras. De poco sirve que la etiqueta del producto est compuesta por figuras que
no van a ser el factor que lleve a una persona a elegir el producto. En el caso en
estudio, el componente de ms peso en el conjunto es, por las razones expresadas, el
nominativo, esto es la palabra DELI, lo que se establece con slo mirar el diseo de la
marca, la cual, se reitera, es fonticamente semejante, casi idntica, a la marca
DLISSE de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A..
Alude la violacin del artculo 134 de la misma Decisin porque considera que Ha
quedado plenamente establecido y demostrado en las lneas precedentes que el signo
DELI se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artculo
136 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina de Naciones, toda vez que se asemeja
a una marca anteriormente registrada por un tercero (en este caso DLISSE de ALPINA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.) para los mismos productos (en este caso para los
productos de la clase 30 de la Clasificacin Internacional).
Considera, as mismo, la violacin del artculo 150 de la Decisin 486 arguyendo que
(...) no existe pronunciamiento alguno sobre las oposiciones presentadas contra la
solicitud de registro de la marca ORGANIZACIN DELI (mixta). La Resolucin 29739
del 18 de septiembre de 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad

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Industrial, tan slo se limit a revocar la decisin contenida en la Resolucin 28086 de

1999 y a conceder el registro de la marca solicitada, sin declarar fundadas o infundadas
las observaciones presentadas contra la solicitud de registro..
Concluye manifestando, en lo principal, que la administracin viol directamente, por
falta de aplicacin, las normas ya citadas de la Decisin 486, al conceder el registro de
la marca mixta ORGANIZACIN DELI (mixta) (...) con lo cual se estara vulnerando lo
que se pretende proteger con la normatividad marcaria, esto es la proteccin al
consumidor de ser inducido en error y la proteccin al titular de derechos marcarios de
evitar el registro de marcas semejantes a las por l registradas con anterioridad. Y
finalmente, al no haberse pronunciado sobre las observaciones presentadas a la
solicitud del registro de la marca (...).
c)

Contestacin a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestacin a la

demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas
peticionadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurdico y, por consiguiente,
de sustento legal para que prosperen.
Se refiere a los requisitos para la registrabilidad de un signo citando jurisprudencia
sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 15-IP-96 y 36-IP-99, y, de otro lado,
agrega sobre el cotejo marcario que En el presente caso se tiene que indudablemente
el elemento denominativo es el predominante en las marcas en debate
ORGANIZACIN DELI (mixta) clase 30 y DLISSE clase 29.
Seala que efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas
ORGANIZACIN DELI y DLISSE no arroja confusin pues no presentan similitudes, ya
que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden
grfico, ortogrfico y fontico suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia
conceptual, tal como lo manifest oportuna o acertadamente el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial..
Afirma, en lo sustancial, que (...) contrariamente a lo argumentado por la parte
demandante mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio efectu el
correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca ORGANIZACIN DELI
clase 30 de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria especialmente de lo
preceptuado en su artculo 150 y siguiendo los lineamientos expuestos por la
jurisprudencia y la doctrina..
Concluye argumentando la legalidad del acto administrativo impugnado al decir que
() se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre
marcas y no violenta normas de carcter supranacional como aduce la parte
demandante.
d)

Tercero interesado

La sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIN DELI LTDA. absorbida), en su contestacin

a la demanda propuesta, seal que se opone a las pretensiones perseguidas por la
demandante entre otras cosas por carecer de fundamento legal; y, solicita que se
niegue lo reclamado y se condene a la demandante en costas en este proceso.

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Asevera la inexistencia de violacin del artculo 136 literal a) de la Decisin 486

manifestando que El demandante alega conexidad entre las marcas ORGANIZACIN
DELI clase 30 de la Clasificacin Internacional de Niza y la marca DLISSE en la clase
29 de la misma clasificacin, simplemente porque en ambas clases los productos
amparados son alimentos y de ah concluye errneamente que las clases estn
relacionadas, y adems que los productos amparados por ambas clases son de
consumo popular, supuestamente de bajo precio, y en cuya seleccin no se presta un
alto grado de atencin.
Indica que (...) pese a que los productos que ambas marcas protegen recaen sobre
alimentos, es de observarse que en una y otra clase el origen de los mismos es diverso;
en tanto que la clase 29 protege esencialmente productos de origen animal, as como
las legumbres y otros productos hortcolas, la clase 30 de la Clasificacin Internacional
de Niza busca amparar todos aquellos productos alimenticios de origen vegetal, as
como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos; y por
consiguiente, el demandante no puede, de manera infundada y en detrimento de mi
poderdante, concluir que los bienes o productos de la clase 29 amparados con su
marca son similares, o guarden conexidad con los productos de la clase 30, amparados
con la marca ORGANIZACIN DELI. Si se llegase a la conclusin de la conexidad entre
marcas resultara entonces, innecesaria la existencia de la clasificacin internacional de
productos y servicios, y por ende, sera igualmente, innecesaria la aplicacin del
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD en el estudio de registrabilidad de una marca.
Con relacin a la supuesta violacin del artculo 150 de la misma Decisin expresa En
ningn momento la Superintendencia de Industria y Comercio guard silencio frente a
las observaciones presentadas en contra de la solicitud de registro de la marca en
comento, pues como se desprende de la parte motiva de la Resolucin N 29730 del 18
de Septiembre de 2001; objeto de la presente demanda, esa entidad dio respuesta a
todos los argumentos esgrimidos en el escrito de oposicin de la sociedad ALPINA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (...).
Finaliza diciendo que (...) cabe concluir que la Superintendencia obr conforme a
derecho, atendiendo las normas sustanciales y procesales correspondientes..
Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
CONSIDERANDO:
1.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretacin prejudicial ha sido formulada con base, segn as se expresa, a lo

dispuesto por el artculo 61 de la Decisin 184, de 19 de agosto de 1983, de la
Comisin del Acuerdo de Cartagena; a pesar de esta imprecisin, la solicitud de
interpretacin guarda armona con lo dispuesto por el artculo 125 del Estatuto de este
Tribunal, aprobado mediante Decisin 500 del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se
hace una relacin de las normas cuya interpretacin se pide, se refiere la causa interna
que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se
seala lugar y direccin concretos para la recepcin de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en va prejudicial, las
normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad, siempre que la

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solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la

jurisdiccin nacional consultante, conforme lo establecen los artculos 32 y 33 del
Tratado de Creacin del Organismo.
2.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO

INTERPRETADAS

JURIDICO

COMUNITARIO

SER

El Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Seccin Primera, ha requerido de este Organismo, mediante solicitud
remitida con oficio N 1591, de 7 de octubre de 2005, la interpretacin prejudicial de los
artculos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro del
signo ORGANIZACIN DELI (mixta) ha sido presentada el 4 de septiembre de 1989,
esto es, en vigencia de la Decisin 85 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena.
Por lo expuesto, este Tribunal considera procedente realizar la interpretacin prejudicial,
de oficio, de los artculos 56 y 58 literal f) de la Decisin 85, por ser stas las normas
aplicables al caso en controversia. Con relacin a la interpretacin solicitada del artculo
150 de la Decisin 486, se estima procedente realizarla, tomando en cuenta que la
ltima Resolucin administrativa se dict en vigencia de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina.
Por otro lado, cabe extender dicha interpretacin, de oficio, a la Disposicin Transitoria
Primera de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. Todo, al amparo de
lo previsto en el artculo 34 del Tratado de Creacin de este Organo Jurisdiccional.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIN 85
()
DE LAS MARCAS
Requisitos para el registro de marcas
Artculo 56.- Podr registrarse como marcas de fbrica o de servicios, los
signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.
()
Artculo 58.- No podrn ser objeto de registro como marcas:
(...)
f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con
anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicacin
vlida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una
misma clase;
(...)

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DECISIN 486
()
Del Procedimiento de Registro
Artculo 150.- Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente proceder
a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar sobre stas y
sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca mediante
resolucin.
()
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial vlidamente concedido de
conformidad con la legislacin comunitaria anterior a la presente Decisin, se
regir por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo
en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de
propiedad industrial preexistentes se adecuarn a lo previsto en esta
Decisin.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prrrogas
se aplicarn las normas contenidas en esta Decisin.
Para el caso de procedimientos en trmite, la presente Decisin regir en las
etapas que an no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en
vigencia.
3.

CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual

analizar aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y
elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa, denominativa compuesta y
mixta; impedimentos para el registro de una marca: marcas confundibles, riesgo de
confusin: confusin directa e indirecta; la identidad y la semejanza; reglas para realizar
el cotejo marcario; procedimiento para el examen de registrabilidad:
3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO
Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al
mbito de esta interpretacin prejudicial, este rgano Comunitario ha determinado la
improcedencia de interpretar los artculos 134, 136 literal a) de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina.
Lo manifestado resulta no slo de la aplicacin de los principios generales del derecho
sobre trnsito legislativo sino, adems, de los trminos de la Disposicin Transitoria
Primera del Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisin 486
de la Comisin de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344; con apoyo en los
cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el rgimen aplicable en el

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perodo de transicin est constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de

presentacin de la solicitud.
Este Tribunal ha sealado en su jurisprudencia:
si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de
un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso
del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma ser la
aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que
se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal
posterior ser la aplicable al procedimiento en curso. 3
En este sentido este Tribunal ha sostenido que:
Acerca del trnsito legislativo y la definicin de la ley aplicable es pertinente
sealar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regular los
hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para
lo venidero segn lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro
que no constituye aplicacin retroactiva de la ley, el hecho de que una norma
posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situacin planteada
bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto
a las exigencias de seguridad jurdica, en los casos de trnsito legislativo ha
diferenciado los aspectos de carcter sustancial de aqullos de naturaleza
procedimental contenidos en las normas, para sealar de manera reiterada
que la norma comunitaria de carcter sustancial no es retroactiva, pues el
principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma,
sta regular, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su
vigencia, por lo que no afectar derechos consolidados en poca anterior a
su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos
que por excepcin se le haya conferido tal calidad; este principio constituye
una garanta de estabilidad de los derechos adquiridos. 4
Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que:
() si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones
jurdicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad
con la Disposicin Transitoria Primera de la Decisin 486, procede su
aplicacin inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situacin
jurdica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de
vigencia, como en materia procesal. 5
La Disposicin Transitoria Primera de la Decisin 486 se apoya en el respeto de los
derechos vlidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha
de su otorgamiento, cuales son las vigentes para la fecha de presentacin de la
solicitud de registro, pero aade, a ttulo de excepcin, que los plazos de vigencia de los
3
4
5

Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL,
SISTEMA PREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: RAPISAL (mixta). TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: OCCIDENTE (mixta). TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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derechos preexistentes debern adecuarse a lo previsto en dicha Decisin. La

Disposicin Transitoria en referencia contempla adems la aplicabilidad inmediata de la
norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de
la norma anterior, pues dispone la aplicacin de la nueva Decisin al uso, goce,
obligaciones, licencias, renovaciones y prrrogas del derecho vlidamente concedido,
as como a su plazo de vigencia.
Por tanto, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de
entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de
tal carcter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carcter procesal tendrn
aplicacin inmediata respecto de las etapas del trmite administrativo pendientes de
realizar.
3.2. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los
servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o
servicios idnticos o similares de otra.
Para Chavanne y Bursa marca es un signo sensible colocado sobre un producto o
acompaado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos
similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. 6
Elementos constitutivos de una marca
Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los
signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales, segn el artculo 56
transcrito son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.
En la Decisin 85, la novedad no hace referencia a la falta de utilizacin anterior del signo
como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros signos ya
registrados o solicitados.
El Tribunal ha manifestado que La novedad y originalidad, que se exige tambin a los
signos como elementos constitutivos para su proteccin legal, son relativas ... y as lo
considera parte de la doctrina. Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea
como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la
marca est constituida por una palabra extrada del propio idioma o de una lengua
extranjera. La falta de novedad es todava ms palpable cuando se emplea como marca
un signo que ya vena siendo utilizado como marca para designar productos o servicios
de una clase diferente. (Carlos Fernndez Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas,
Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Pgina 24; tambin en ese sentido Ricardo
Metke y Alfredo Casado Cervio). Un signo es novedoso, no por el hecho de ser
desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al
compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un
signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio 7
Respecto a la visibilidad, se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que
un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible
6

Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE
MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989.
pp 15-16.
Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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cuando se concreta en algn medio perceptible por el consumidor a travs de dicho

sentido; as, son signos visibles, una denominacin o palabra, un grfico, un conjunto de
palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el pblico
reconozca, distinga y diferencie un signo de otro.
Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la
distintividad. Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera,
localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no
cumplira la funcin que la marca persigue en el mercado.
Un signo que posea los requisitos sealados cumple, segn la citada norma, con la
funcin esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este
modo, que se produzca confusin.
3.3. CLASES DE MARCAS
La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las
grficas y las mixtas, en atencin a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal
considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas,
por ser las clases pertenecientes a los signos en conflicto.
La MARCA DENOMINATIVA, llamada tambin nominal o verbal, utiliza un elemento
acstico o fontico y est formada por una o varias letras que integran un conjunto o un
todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son
las que tienen connotacin conceptual y evocan ciertas cualidades o funciones del
producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexin
alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va
a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea
sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
Dentro de los signos denominativos estn los signos denominativos compuestos, que
estn integrados por dos o ms palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que:
No existe prohibicin alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o ms
palabras, con o sin significacin conceptual, con o sin el acompaamiento de un grfico
(...).8
En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo
compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusin de dicho signo con
una marca previamente registrada, habr de examinarse especialmente la relevancia y
distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca,
resultando que no habr riesgo de confusin cuando los vocablos aadidos a los
coincidentes estn dotados de la suficiente carga semntica que permita una eficacia
particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este
modo que el consumidor pueda caer en error (Proceso 13-IP-2001, ya citado). En
consecuencia, De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente
8

Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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lograr que las semejanzas entre los otros trminos queden diluidas, el signo sera
suficientemente distintivo para ser registrado. 9
LA MARCA MIXTA, por su parte, est compuesta por un elemento denominativo (una o
varias palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes).
Esta clase de marca es una combinacin o conjunto de signos acsticos y visuales.
Este tipo de signos, por lo general, estar compuesto por un elemento principal o
caracterstico y un elemento secundario, segn predominen a primera vista los
elementos grficos o los denominativos.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el ms
relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser ms importante el
elemento grfico.
Sobre este tema el Tribunal ha manifestado:
se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la
marca mixta suele ser el ms caracterstico o determinante, teniendo en
cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicin son
pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su tamao, color y
colocacin, que en un momento dado pueden ser definitivos. 10
Al realizar la comparacin entre una marca denominativa y una mixta, se determina que
si en sta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos
aplicando las reglas que para ese propsito ha establecido la doctrina; y, si por otro
lado, en la marca mixta predomina el elemento grfico frente al denominativo, no
habra, en principio, lugar a la confusin entre las marcas, pudiendo stas coexistir
pacficamente en el mbito comercial.
3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO
Las marcas confundibles
La confundibilidad es un concepto que ha sido tratado en la Decisin 85, por medio del
artculo 58, literales f) y g); resulta pertinente reiterar lo considerado por el Tribunal al
referir que, la confusin es entendida como la accin de tomar una cosa por otra, que
sta presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la
semejanza entre ellas. De esta figura se predica que el signo que se proyecte registrar
no debe confundirse con una marca debidamente inscrita o previamente solicitada, la
cual goza de la proteccin legal conferida por el registro y del derecho de su titular a
utilizarla en forma exclusiva.
El artculo 58, en su literal f), se refiere a la prohibicin del registro de marcas
confundibles con otras cuyo registro haya sido previamente solicitado o reivindicado;
prohbe consecuentemente, la coexistencia de marcas registradas semejantes o
9

10

Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N. 1082 del 17 de junio de 2004, marca LUCKY CHARMS,
citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 398, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER
SAC MANIJAS (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. N 39 de 24 de enero de 1989, marca:
DEVICE (etiqueta). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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idnticas que lleven a los consumidores a confusin, siempre que se encuentren

destinadas a productos o servicios de la misma clase.
Uno de los elementos esenciales de una marca como ya se ha dicho, es la distintividad,
sin la cual un signo no puede ser registrado. Esta limitacin se hallaba establecida en el
artculo 58, que tiene por cometido proteger al consumidor, el que puede ser objeto de
confusin al tomar un producto por otro, o adquirir un bien supuestamente originario de un
determinado productor sin que esto sea real.
Confusin directa e indirecta
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar
a dos tipos de confusin: la directa, caracterizada porque el vnculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado
en la creencia de que est comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo tambin entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque
el citado vnculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
comn.11
La identidad y la semejanza
El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusin entre marcas, se induce
como consecuencia al pblico consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su
capacidad de eleccin que es la que le permite adquirir un determinado producto o
servicio, y no otro.
Por otra parte, este Organismo ha enfatizado que la confusin puede presentarse
respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideolgico, y podra generarse por
similitudes grficas, fonticas o conceptuales. Resulta necesario tratar las siguientes
caractersticas propias de la semejanza:
Similitud ideolgica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares
ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI seala que aqulla es la que deriva del
mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representacin o evocacin de una
misma cosa, caracterstica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. 12
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o
fonticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al pblico
consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha
expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortogrfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos
a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el nmero
de slabas, las races o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor
grado, que la confusin sea ms palpable u obvia;
Similitud fontica, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido
similar. La determinacin de tal similitud depende de la identidad en la slaba tnica, o
de la coincidencia en las races o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben
11

12

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseo.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pg. 153.

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tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar
si existe la posibilidad real de confusin.
Es importante sealar que la comparacin entre los signos, deber realizarse en base al
conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no
descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla
esencial para determinar la confusin es el examen mediante una visin en conjunto del
signo, para desprender cul es la impresin general que el mismo deja en el
consumidor en base a un anlisis ligero y simple de stos, pues sta es la forma comn
a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningn caso se
detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro 13
El Tribunal observa tambin que la determinacin de la confundibilidad corresponde a
una decisin del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes
alejndose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas
que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO
La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al
funcionario o al juez, la comparacin y apreciacin de la posible similitud entre las marcas
en conflicto:
Este rgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1 .- La confusin resulta de la impresin de conjunto despertada por
las marcas.
Regla 2.- Las
simultneamente.

marcas

deben

examinarse

sucesivamente

no

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del

comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas. 14
Acerca de la utilidad y aplicacin de estos parmetros tcnicos, el tratadista Breuer
Moreno ha manifestado:
La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el
cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase
de marcas.
Esta visin general o de conjunto de la marca es la impresin que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusin
13

14

Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N 1089, del 5 de julio de 2004, marca EAU DE SOLEIL DE
EBEL (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. N 340, de 13 de mayo de 1998, marca US TOP). TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fbrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos
Aires, Pg. 351 y ss.

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frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el

comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensin que con mayor
intensidad penetra en la mente del consumidor y determine as la impresin
general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visin en conjunto, a ms de evitar que sus elementos puedan
ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada
componente de una marca con los componentes o la desintegracin de la
otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y
no por las diferencias existentes, porque ste no es el camino de
comparacin utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparacin marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el
mtodo de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el anlisis
simultneo, en razn de que el consumidor no analiza simultneamente
todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este
sistema recae en analizar cul es la impresin final que el consumidor tiene
luego de la observacin de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de
otra se proceder bajo un examen riguroso de comparacin, no hasta el
punto de disecarlas, que es precisamente lo que se debe obviar en un
cotejo marcario.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos
que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposicin de esos elementos. 15
3.6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD
En la Decisin 85 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, artculos 63 a 67 se
desprenda lo correspondiente al examen de registrabilidad de un signo, observaciones
respecto a la solicitud del signo realizadas por parte de la Oficina Nacional Competente,
oposiciones presentadas por parte de terceros interesados; y, el otorgamiento o
denegacin de su registro. En la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, en
actual vigencia, el artculo 148 establece que en el caso de que se hayan presentado
oposiciones, la oficina nacional competente notificar el hecho al solicitante para que,
dentro de los 30 das siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera
necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte,
otorgar 30 das de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten tanto la
oposicin como la contestacin.
Por otro lado, el artculo 150 de la Decisin 486 determina que Vencido el plazo
establecido en el artculo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina
nacional competente proceder a realizar el examen de registrabilidad. En caso se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar sobre
stas y sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca mediante resolucin.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen
de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no
15

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en

ningn caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el
registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciar acerca de ellas as como acerca de la concesin o de la
denegacin del registro solicitado.
Al respecto este Tribunal ha manifestado:
La existencia de oposiciones compromete ms an al funcionario respecto de
la realizacin del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo
libera de la obligacin de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el
de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de
concesin o de denegacin de los registros marcarios.16
Se recalca entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citada, el Juez
Consultante deber considerar el sentido y alcance que resulten de la presente
interpretacin, en la aplicacin de la norma contenida en el artculo 150 de la Decisin
486 al caso concreto.
En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisin
deber ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan
inclinado a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido.
El Tribunal ha dicho a este propsito que La motivacin se contrae en definitiva a
explicar el por qu de la Resolucin o Decisin, erigindose por ello en un elemento
sustancial del mismo y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresin
en el propio acto si una norma expresa as lo impone y cuya insuficiencia, error o
falsedad puede conducir a la nulidad del acto. (Proceso N 04-AN-97, sentencia de 17
de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. N 373, de 21 de septiembre de 1998,
caso: CONTRACHAPADOS).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1.

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad

jurdica y de confianza legtima, la norma comunitaria de carcter sustancial no
surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situacin jurdica en que deba ser
aplicada una norma comunitaria, ser regulada por la que se encuentre vigente al
momento de haber sido planteada dicha situacin, bajo los parmetros por
aqulla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicacin retroactiva cuando la
norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de
vigencia y los efectos futuros de una situacin nacida bajo el imperio de una
norma anterior de conformidad con la Disposicin Transitoria de la Decisin 486.
En el caso de la norma comunitaria de carcter procesal, sta se aplicar, a partir
de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De
hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicar inmediatamente a

16

Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N 916, de 2 de abril de 2003. Marca: CONSTRUIR Y

DISEO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

- 16 -

las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsin expresa, a las ya

cumplidas.
Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una
marca ha sido derogada y reemplazada por otra antes de haberse cumplido el
procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aqulla norma ser la aplicable
para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos de concesin del
registro, mientras que la norma procesal posterior ser la aplicable al
procedimiento en curso.
2.

Conforme al artculo 56 de la Decisin 85 de la Comisin del Acuerdo de

Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los
requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los
criterios sentados en la presente sentencia; se debe considerar, adems, que el
signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
establecidas en el artculo 58 de la Decisin en mencin.

3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias

palabras, letras o nmeros) y un elemento grfico (una o varias imgenes). En este
tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo
prevalece sobre el grfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo
contrario, siendo el elemento grfico el predominante.

4.

Conforme al artculo 58, literal f), de la Decisin 85, no son registrables como
marcas los signos que, en relacin con derechos de terceros, sean confundibles
con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios o
solicitada posteriormente con reivindicacin vlida de una prioridad,
pertenecientes a una misma clase.

5.

La determinacin de la confundibilidad corresponde a una decisin de la

Administracin o, en su caso, del Juzgador, y que ha de ser adoptada en base a
principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la
presente interpretacin prejudicial; y que se refieren bsicamente a la identidad o
semejanza que puede existir entre los signos.

6.

La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones,

realizar obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a
conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisin al
peticionario por medio de resolucin debidamente motivada.

El Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Seccin Primera, deber adoptar la presente interpretacin prejudicial al
momento de dictar sentencia dentro del expediente interno N 2002-00097, de
conformidad con lo dispuesto por el artculo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisin 500 del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores. Deber tomar en cuenta, tambin, lo previsto en el
ltimo inciso del artculo 128 del mencionado Instrumento.
Notifquese esta interpretacin prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia
sellada y certificada de la misma. Remtase adems copia a la Secretara General de la
Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

- 17 -

Olga Ins Navarrete Barrero

PRESIDENTA
Moiss Troconis Villarreal
MAGISTRADO
Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO
Mnica Rosell Medina
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Mnica Rosell
SECRETARIA