Galleta Chaplin

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1089-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 292818-2006
ACCIONANTE : LUIS ELEAZAR SORIANO CÁCERES
EMPLAZADA : GALLETERA OLBAL S.A.C.
Infracción a los derechos de propiedad industrial – Sanciones a

imponerse – Costas y costos
Lima, trece de mayo del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de octubre del 2006, Luis Eleazar Soriano Cáceres (Perú)
interpuso acción por infracción contra Galletera Olbal S.A.C. Agregó que
denuncia también a Feliberto Rodríguez Auccatinco que es el distribuidor
mayorista de los productos de Galletera Olbal S.A.C., para lo cual solicitó el
comiso mediante medida cautelar, denunció también a los propietarios del local
ubicado en Jr. Ayacucho 976 - Lima, en el que solicitó el comiso mediante
medida cautelar; a los propietarios de la Distribuidora Liz de Av. Angamos 353
y 355 - Surquillo, en el que solicitó el comiso mediante medida cautelar; así
como al mercado Metro ubicado en Av. Próceres de la Independencia N° 1632
- San Juan de Lurigancho, donde se viene comercializando los productos de
Galletera Olbal S.A.C. y solicitó que se identifique a los propietarios del mismo.
Asimismo, manifestó lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto CHAPLIN y logotipo registrada en la
clase 30 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 65483.
(ii) Ha tomado conocimiento que la empresa Galletera Olbal S.A.C. viene
comercializando sus productos con un empaque en el cual aparece la
palabra CHAPLIN y en el rectángulo inferior, en una media luna, un
sombrero, un bastón y la palabra Galletera Olbal S.A.C. CROCANTES Y
DORADITAS y, en la parte superior, un personaje con sombrero con un
bastón en la mano y separado por una estrella, un sombrero en el fondo,
idéntico al que tiene registrado, empresa que viene comercializando sus
productos de la clase 30 a nivel nacional.
(iii) Como consecuencia de la comercialización de sus productos con el
empaque y figura del personaje, ha tomado conocimiento que bajo
expedientes N°s 239237-20051 y 260510-20052 se ha solicitado el registro
de la marca infractora, ante lo cual ha formulado oposición.
1
Cabe precisar que dicha solicitud de registro efectuada por “Galletera Olba S.A.C.” cayó en abandono y
se refería al siguiente signo:
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(iv) La emplazada viene comercializando sus productos con marcas que aún
no tiene registradas, además de venir utilizando cajas como las que su
empresa utiliza para ser entregadas a sus clientes mayoristas.
Adjuntó diversas pruebas a fin de acreditar sus argumentos y solicitó lo
siguiente:
– El cese inmediato del acto infractor.
– El comiso de los productos infractores.
– La sanción de multa correspondiente a la gravedad de la infracción.
– La declaración del acto, como uno de competencia desleal3.
– La medida cautelar correspondiente.
Mediante proveído de fecha 8 de noviembre del 2006, la Oficina de Signos

Distintivos tuvo por interpuesta la presente acción por parte de Luis Eleazar
Soriano Cáceres y corrió traslado de la misma a Galletera Olbal S.A.C.
Asimismo, respecto de las medidas cautelares solicitadas, la Oficina – en
atención a que (i) de la revisión de las pruebas presentadas se advierte que la
emplazada estaría utilizando, entre otros, los signos distintivos constituidos por
(a) La denominación CHAPLIN, escrita de modo distintivo y con la
particularidad de que la letra I está representada por la figura de un hombrecito
apoyado en su bastón; y (b) La denominación CHAPLIN escrita en letra corrida
debajo de la figura de un hombre de pie con sombrero y bastón sobre la figura
de una estrella y ésta a su vez sobre la figura de un sombrero, para distinguir
productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; (ii) el accionante es titular
del certificado N° 65483 que protege la marca de producto CHAPLIN y logotipo,
para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; (iii) en el
presente caso, se ha acreditado la verosimilitud del carácter ilegal del daño,
puesto que de los argumentos vertidos por el accionante, así como de las
pruebas presentadas, se desprende la existencia de elementos de juicio que
permiten concluir que el uso por parte de la emplazada del signo en cuestión
podría inducir a confusión a los consumidores respecto de la marca de
producto registrada a favor del accionante, ocasionándole de este modo un
daño económico o comercial injusto; y que (iv) las medidas cautelares tienen
como finalidad evitar que la resolución que ponga fin al procedimiento devenga
en inejecutable, lo cual podría originarse de persistir la emplazada con el uso
del signo materia de denuncia – dictó la medida cautelar consistente en el cese
de uso de los signos constituidos por (a) La denominación CHAPLIN, escrita de
modo distintivo y con la particularidad de que la letra I está representada por la
figura de un hombrecito apoyado en su bastón; y/o (b) La denominación
CHAPLIN escrita en letra corrida debajo de la figura de un hombre de pie con
2
Ver Informe de antecedentes.
3
Con fecha 31 de octubre del 2006, Luis Eleazar Soriano Cáceres precisó que su acción por infracción se
encuentra amparada en los artículos 8, 14 y 19 de la Ley 26122.
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sombrero y bastón sobre la figura de una estrella y ésta a su vez sobre la figura
de un sombrero y/o (c) La denominación CHAPLIN, usados
independientemente de otros elementos que se les pudiera haber adicionado,
para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, así como en
el material publicitario, incluidos los carteles. Finalmente, dispuso que se
practique una inspección en el local de la emplazada y, de verificarse en la
diligencia ordenada la existencia de artículos de tal clase y/o de material
publicitario en el que se usen los signos materia de denuncia, se dicte la
medida cautelar consistente en el comiso de tales artículos. Finalmente,
atendiendo a que son 5 las personas emplazadas y a fin de tener un mejor
manejo y control de la acción presentada, que en el presente expediente se
tramite únicamente la acción contra Galletera Olbal S.A.C. Asimismo, dispuso
se formen 4 expedientes adicionales con las copias que correspondan a
efectos de continuar el trámite de la acción contra los 4 emplazados restantes,
procediéndose a su numeración respectiva por medio de la Unidad de Trámite
Documentario.
Con fecha 22 de noviembre del 2006, se llevó a cabo la diligencia de

inspección ordenada en el local de la emplazada ubicado en Jr. Contisuyo 640,
Zárate, en presencia de la apoderada de la emplazada, María Ofelia Soriano
Barrantes, verificándose que en dicho local funciona Galletera Olbal S.A.C.,
que se dedica a la fabricación y comercialización de galletas con el signo
distintivo CHAPLIN para distinguir productos de la clase 30 (galletas). Se
verificó la existencia de 251 cajas conteniendo cada caja 40 bolsitas con 20
galletas cada una, bolsitas en las cuales se consigna la denominación
CHAPLIN en letra corrida, debajo la figura de un hombre de pie con sombrero y
bastón sobre la figura de una estrella y ésta a su vez sobre la figura de un
sombrero y/o CHAPLIN y en la parte superior de las bolsitas tiene engrapada
una etiqueta con la denominación CHAPLIN, escrita de modo distintivo y con la
particularidad de que la letra I está representada por la figura de un hombrecito
apoyado en su bastón. En las cajas aparece la denominación CHAPLIN.
Asimismo, se observó 80 bolsitas conteniendo cada bolsita 20 galletas con los
signos materia de la acción. La inspeccionada manifestó que no brindaría las
facilidades para el comiso porque la empresa Galletera Olbal S.A.C. se
encuentra autorizada a utilizar la marca CHAPLIN por uno de los copropietarios
(Olga Barrantes Alfaro), estando segura que todo se aclarará ante la Oficina de
Signos Distintivos. Se informó que los productos se fabrican desde enero del
2005 y se hizo efectiva la medida cautelar de cese de uso del signo materia de
la acción.
Con fecha 23 de noviembre del 2006, Luis Eleazar Soriano Cáceres manifestó
que en la diligencia de inspección ordenada ha existido negativa de parte de la
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emplazada al no brindar facilidades para realizar el comiso de la mercadería

materia de la acción. Si bien se han dado las facilidades para el inventario, no
se ha actuado con transparencia por cuanto ha existido ocultamiento de
mercadería y por no haberse mostrado los empaques o bolsas de galletas y
sus cajas. En tal sentido, solicitó, independientemente de la sanción de multa,
que se proceda al comiso de todo lo denunciado y ordenado en la resolución
de fecha 8 de noviembre del 2006. Precisó que lo inventariado asciende a un
monto de S/. 5 819,00 soles sin contar los empaques vacíos y las cajas de
cartón que no han sido inventariados.
Con fecha 29 de noviembre del 2006, Galletera Olbal S.A.C. (Perú) absolvió el
traslado de la acción manifestando lo siguiente:
(i) La Sra. Olga Barrantes Alfaro, Gerente General y principal accionista de
Galletera Olbal S.A.C., estuvo casada con el Sr. Luis Soriano Cáceres y
ambos adquirieron en el año 1982 la propiedad de la marca CHAPLIN
para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Por sentencia consentida de fecha 28 de agosto del 2003 el Tercer
Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho declaró la disolución del
vínculo matrimonial y aprobó el convenio de separación de patrimonios
presentado por las partes. Uno de los bienes que se adjudicó en un
porcentaje de 50% para cada uno de los cónyuges fue la referida marca
(certificado N° 65483), por lo que ambos ex cónyuges poseen la
copropiedad de la marca para continuar produciendo galletas con la
misma.
(iii) En el mes de noviembre del 2004 se constituyó Galletera Olbal S.A.C.
teniendo como socios fundadores a la Sra. Olga Barrantes y sus hijos
María Ofelia y José Fernando Soriano Barrantes quienes continúan con
la producción y comercialización de las galletas CHAPLIN con un
empaque característico.
(iv) A partir del año 2005, el Sr. Soriano continuó con la producción y
comercialización de galletas CHAPLIN a través de Galletera San Lucas
SRL con su propio empaque característico.
(v) En el mes de abril del 2005, Galletera Olbal S.A.C. denunció a Galletera
San Lucas SRL por actos de competencia desleal en la modalidad de
confusión por imitar el empaque de las galletas CHAPLIN que utilizaban
en el mercado, denuncia que fue declarada fundada, además de
disponerse sancionar a Galletera San Lucas por infringir el artículo 8 del
Decreto Ley 26122, ordenándose el inmediato cese de uso del empaque
infractor.
(vi) Dado que existen dos propietarios de la marca CHAPLIN con los
mismos derechos y obligaciones sobre la misma, Galletera San Lucas
SRL con la sola autorización del Sr. Soriano produce las galletas
4-31
CHAPLIN, mientras que Galletera Olbal S.A.C. se encuentra autorizada

por la Sra. Barrantes, su principal accionista y Gerente General.
(vii) Lo anterior es de conocimiento de cada uno de los titulares de la marca,
por lo que su empresa jamás ha cuestionado el uso de la marca
CHAPLIN por parte de Galletera San Lucas sino únicamente el hecho de
haber modificado su empaque inicial a fin de confundir a los
consumidores.
(viii) En tal sentido, la denuncia presentada carece de todo fundamento al no
existir infracción alguna a los derechos de propiedad industrial del
denunciante y más bien debe ser sancionado por denuncia maliciosa.
(ix) En atención a lo expuesto y a que la Oficina dictó las medidas cautelares
de cese de uso de la marca CHAPLIN y el comiso de productos
elaborados por su empresa, siendo sorprendida por el accionante,
solicitó el levantamiento de las medidas cautelares dictadas a la
brevedad posible.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 4 de diciembre del 2006, Galletera Olbal S.A.C. manifestó que, a fin
de que se cuente con mayores elementos a fin de evaluar su pedido de
levantamiento de medida cautelar, debe tenerse en cuenta que el objetivo final
de que los señores Olga Barrantes y Luis Soriano se hayan adjudicado la
propiedad de la marca CHAPLIN en un 50% cada uno es que cada uno
continuara comercializando dicho producto en el mercado. Señaló que su
empresa ha intentado en varias oportunidades lograr un acuerdo con el
denunciante, proponiendo que se suscriba un convenio marco a fin de lograr
que la coexistencia en el registro se traduzca en una competencia leal en el
mercado y ambos copropietarios formalicen la autorización a las compañías
Galletera Olbal y Galletera San Lucas SRL para la utilización de la marca, no
habiendo obtenido nunca una respuesta favorable o interés alguno de parte del
apoderado del denunciante. Solicitó se levanten las medidas cautelares
dictadas y se declare infundada la denuncia por infracción con expresa
condena de costos y costas del proceso.
Mediante proveído de fecha 11 de diciembre del 2006, la Oficina de Derechos

de Autor citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 21 de
diciembre del 2006, la cual no se pudo llevar a cabo debido a la inconcurrencia
de la parte accionante.
Con fecha 18 de diciembre del 2006, Luis Eleazar Soriano Cáceres manifestó
que ha quedado demostrado que en el mes de noviembre del 2004 se
constituyó la empresa Galletera Olbal S.A.C. y que a partir de dicha fecha viene
produciendo y comercializando las galletas marca CHAPLIN sin el
5-31
consentimiento de sus titulares. Señaló que si bien Galletera San Lucas SRL
comercializó con la marca CHAPLIN ha sido porque existió un contrato de acto
jurídico mediante el cual alquiló la marca para su comercialización pero es falso
que continúe produciéndolas. Agregó que no obstante que se ha ordenado la
inmovilización de los productos, se ha negado el comiso y se siguen
comercializando los productos de la marca CHAPLIN. Adjuntó CD’s y un DVD
a fin de acreditar sus afirmaciones.
Con fecha 10 de enero del 2007, Galletera Olbal S.A.C. manifestó que ofreció
todas las facilidades en la diligencia de inspección efectuada con fecha 22 de
noviembre del 2006 para que el funcionario designado visitara todas sus
instalaciones y pudiera realizar un inventario de todos los productos
almacenados y si no permitió el comiso de los productos, ello fue porque
cumplió con entregarlos a la titular de la marca, la Sra. Olga Barrantes, bajo
cuya autorización han venido comercializando las galletas CHAPLIN en el
mercado, por lo que dichos productos no han sido distribuidos en el mercado
por su empresa y ya no comercializan dichos productos. Señaló que desde los
primeros días del mes de diciembre su compañía brinda el servicio de
elaboración de galletas con la marca CHAPLIN a una de los titulares de la
marca (Olga Barrantes Alfaro). Adjuntó (con fecha 11 de enero del 2007) un
paquete de galletas CHAPLIN tal y como la comercializa en el mercado y en
cuyo rotulado se aprecia claramente que el producto se elabora por encargo de
la copropietaria de la marca y es ésta la responsable de su distribución y
comercialización. Solicitó se fije una nueva fecha para audiencia de conciliación
ya que continúa con el propósito de que ambos copropietarios suscriban un
acuerdo marco que regule el buen uso de la marca y así continuar
fortaleciéndola y posicionándola en el mercado y evitar inútiles procesos que
consumen el tiempo de la Autoridad y el de las partes intervinientes.
Mediante proveído de fecha 12 de enero de 2007, la Oficina de Signos

Distintivos declaró no ha lugar la solicitud de levantamiento de medidas
cautelares solicitado por la emplazada. La Oficina consideró que, si bien la
marca base de la presente acción es de titularidad de Luis Eleazar Soriano
Cáceres y Olga Barrantes Alfaro, a efectos de realizar actos que impliquen la
disposición del derecho o que, en forma alguna, afecten el derecho de uno de
los co-titulares, se requiere el consentimiento expreso de todos los titulares,
salvo pacto expreso en contrario. En tal sentido, en tanto la autorización
unilateral de uno de los titulares es susceptible de afectar el interés del otro co-
titular y, en tanto que las partes no han acreditado fehacientemente la
existencia de algún acuerdo expreso mediante el cual se haya estipulado la
forma mediante la cual se ejercerán los derechos relativos a la marca materia
de autos, no es posible considerar que los argumentos expuestos por la
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emplazada cuestionan la verosimilitud del carácter ilegal del daño alegado por
la accionante. Finalmente, la Oficina citó a las partes a una nueva audiencia de
conciliación para el día 25 de enero del 2007, fecha en la cual las partes luego
de las deliberaciones correspondientes acordaron reanudar la audiencia el 26
de enero del 2007, fecha en la cual acordaron reanudarla el 15 de febrero del
2007, posteriormente, el 2 de marzo del 2007 y, finalmente, el 5 de marzo del
2007, fecha en la cual las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio.
Con fecha 5 de marzo del 2007, Galletera Olbal S.A.C. manifestó que por
convenir a sus intereses dan por concluida la etapa conciliatoria en vista de que
la parte accionante ha manifestado falta de voluntad de conciliar.
Con fecha 26 de junio del 2007, Galletera Olbal S.A.C. solicitó que se aplace la
emisión del pronunciamiento final, toda vez que por ser conveniente a sus
intereses se encuentran dentro de un proceso de negociación con el
accionante con la finalidad de llegar a un acuerdo conciliatorio beneficioso para
ambas partes.
Mediante proveído de fecha 4 de julio del 2007, la Oficina de Signos Distintivos

tuvo presente dicho escrito.
Mediante Resolución N° 16213-2007/OSD-INDECOPI de fecha 28 de

setiembre del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción
por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Luis Eleazar
Soriano Cáceres contra Galletera Olbal S.A.C. e improcedente la acción por
competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión, actos de
explotación de la reputación ajena y actos de copia o reproducción no
autorizada, interpuesta por Luis Eleazar Soriano Cáceres contra Galletera Olbal
S.A.C. La Oficina consideró lo siguiente:
(i) De la evaluación de las muestras físicas adjuntadas por el accionante en
su escrito de acción consistentes en una envoltura de plástico y una tapa
de cartón, lo verificado en la diligencia de inspección practicada con
motivo del procedimiento y lo manifestado por las partes durante el
procedimiento, se establece que la emplazada ha utilizado los siguientes
signos para elaborar y comercializar galletas comprendidas en la clase
30 de la Nomenclatura Oficial:
– El empaque en cuya parte superior se aprecia la denominación
CHAPLIN, en donde la letra I está representada por la figura de un
hombre con un bastón y sobre tal palabra se observan figuras
circulares con la denominación GALLETERA OLBAL S.A.C. (cada
letra dentro de una de tales figuras circulares); debajo se observa la
denominación GALLETAS CHAPLIN y sobre ésta la imagen de un
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hombre con sombrero y bastón delante de la figura de una estrella y

de un sombrero, entre otros elementos; conforme al modelo que se
aprecia en la envoltura de fojas 11 (GALLETAS CHAPLIN y
empaque).
– La denominación GALLETAS CHAPLIN, al lado derecho la imagen
de un hombre con sombrero y bastón y en la parte superior figuras
circulares dentro de las cuales se aprecia un bastón y un sombrero,
entre otros elementos, conforme al modelo que se aprecia en la tapa
de fojas 12 (GALLETAS CHAPLIN y figura).
(ii) Los signos cuestionados resultan confundibles con el registrado debido
al empleo de la denominación CHAPLIN, la imagen de un hombre con
sombrero y bastón y – en el caso del signo cuestionado GALLETAS
CHAPLIN y figura – la imagen de un sombrero y bastón dentro de
figuras circulares, ya que los signos cuestionados reproducen la palabra
CHAPLIN que constituye el elemento denominativo de mayor relevancia
en la marca registrada, generando que los signos produzcan un impacto
sonoro prácticamente idéntico al momento de ser pronunciados.
Asimismo, los signos cuestionados incluyen la figura de un hombre con
sombrero y bastón bastante similar a la figura de un hombre con
sombrero y bastón que aparece en la marca registrada, con lo que el
impacto visual generado por éstos resulta similar. Incluso en el caso del
signo cuestionado GALLETAS CHAPLIN y figura, la similitud gráfica se
acrecienta al contener la imagen de un sombrero y bastón dentro de
figuras circulares, conforme a la imagen y figura que presenta la marca
registrada base de la acción.
(iii) Si bien el accionante manifestó que la emplazada ha imitado el diseño y
esquema básico de su empaque, en la medida que no ha acreditado
contar con derechos de propiedad industrial sobre dicho signo, éste no
ha sido considerado base de la presente acción.
(iv) Si bien la emplazada ha manifestado que contaba con la autorización
para el uso de los signos cuestionados de parte de Olga Barrantes
Alfaro, que es cotitular de la marca base de la acción, ello no la faculta a
efectuar actos de disposición de la misma susceptibles de perjudicar el
interés de su cotitular. En efecto, si bien la marca base de la acción se
encuentra registrada a favor de Luis Eleazar Soriano Cáceres y Olga
Barrantes Alfaro en una proporción de 50% cada uno de los derechos y
acciones de la misma, por lo que ambos se encuentran facultados para
usar la marca, cualquier acto de disposición sobre la misma debe ser
autorizado también por ambos, ya que, de acuerdo al artículo 971 del
Código Civil, las decisiones sobre el bien común se adoptan por
unanimidad para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en comodato
o introducir modificaciones en él y el artículo 974 de dicha norma
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establece que cada copropietario tiene derecho a servirse del bien

común, siempre que no altere su destino ni perjudique el interés de los
demás. En tal sentido, si bien la emplazada ha manifestado contar con la
autorización para el uso de los signos materia de autos por parte de
Olga Barrantes Alfaro, cotitular de la marca, no está demostrado que tal
acto de disposición adoptado por dicha persona haya contado con la
conformidad del cotitular de la marca (el accionante), por lo que no se
cumple con el requisito de unanimidad previsto en el artículo 971 del
Código Civil, siendo además que dicha autorización adoptada en forma
unilateral afecta los derechos del otro.
(v) Si bien el accionante fundamenta su acción por competencia desleal en
la modalidad de actos de confusión (al igual que su acción por infracción
de derechos de propiedad industrial), la emplazada ha utilizado
indebidamente signos confundibles con la marca registrada a favor del
accionante, induciendo a confusión al público consumidor y
consecuentemente incurriendo en una infracción de derechos de
propiedad industrial, no encontrándose en este caso involucrados
elementos adicionales que identifiquen al accionante en el mercado, por
lo que carece de objeto recurrir a la figura del acto de confusión previsto
en el artículo 8 del Decreto Ley 26122, en tanto la conducta efectuada
por la emplazada es susceptible de ser reprimida en su integridad por
las normas de propiedad industrial, resultando improcedente la acción
por competencia desleal en la modalidad de actos de confusión.
(vi) Dado que el accionante no ha cumplido con acreditar que su marca
posea un grado de implantación elevado o goce de prestigio en el
mercado de manera que se encuentre posicionada en el mismo, así
como en la mente del sector de consumidores correspondiente, no se
puede determinar que exista un aprovechamiento de su reputación, por
lo que resulta igualmente improcedente la acción por competencia
desleal en la modalidad de explotación de la reputación ajena.
(vii) Dado que no está acreditado que los productos comercializados por la
emplazada, consistentes en galletas, constituyan copia o reproducción
no autorizada de bienes del accionante protegidos por la legislación de
propiedad industrial, resulta también improcedente la acción por
competencia desleal en la modalidad de actos de copia o reproducción
no autorizada.
(viii) En atención a lo expuesto, carece de sentido pronunciarse sobre los
pedidos efectuados por la emplazada sobre supuesta denuncia
maliciosa por parte del accionante y respecto a las costas y costos del
procedimiento.
En atención a lo anterior, la Oficina dispuso lo siguiente:
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– Prohibir a Galletera Olbal S.A.C. el uso de los signos GALLETAS CHAPLIN

y empaque y GALLETAS CHAPLIN y etiqueta, así como la denominación
CHAPLIN, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros
elementos, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura
Oficial.
– Sancionar a Galletera Olbal S.A.C. con una multa equivalente a 4 UIT. Al
respecto, la Oficina consideró que resulta razonable presumir que la
emplazada tenía conocimiento de la existencia de la marca base de la
acción y de la titularidad que le correspondía al accionante sobre ésta pues
una de sus socias fundadoras y además su gerente general es la Sra. Olga
Barrantes Alfaro, cotitular de la marca. Asimismo, la emplazada no brindó
las facilidades del caso para hacer efectiva la medida cautelar de comiso
ordenada, no obstante los requerimientos efectuados.
– Disponer que Galletera Olbal S.A.C. asuma el pago de las costas y costos
incurridos por Luis Eleazar Soriano Cáceres con motivo del presente
procedimiento.
Con fecha 15 de octubre del 2007, Galletera Olbal S.A.C. interpuso recurso de
apelación manifestando lo siguiente:
(i) Si bien los derechos sobre las marcas son considerados como bienes
muebles, el derecho de propiedad civil no les es aplicable
automáticamente y de manera directa como lo hizo la Oficina de Signos
Distintivos, existiendo un grave error de base en la aplicación de los
dispositivos contenidos en el Código Civil que establecen restricciones
para regular analógicamente supuestos de hecho distintos. Así, si no es
aplicable a las marcas el sistema de propiedad del Código Civil, menos
aun puede aplicarse el sistema de copropiedad, siendo en todo caso el
término correcto el de cotitularidad.
(ii) La Sra. Barrantes como cotitular de la marca CHAPLIN y logo no realizó
un acto de disposición sino que hizo que se utilice la marca a través de
la empresa Galletera Olbal S.A.C., cuya propietaria es la misma titular.
Un acto de disposición de una marca sería venderla, donarla o darla en
garantía pero en el presente caso uno de los cotitulares de la marca
únicamente ha venido utilizando y explotando sus derechos sobre la
marca ya no personalmente sino a través de su empresa sin que ello
implique afectación alguna a los derechos del otro cotitular.
(iii) Dado que el propio accionante cotitular de la marca ha dado en uso la
misma a su empresa Galletera San Lucas SRL para su explotación, en
el presente caso, estaría solicitando que se sancionen conductas que él
mismo ha realizado respecto a la misma marca.
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(iv) No existió conocimiento ni intención de cometer infracción alguna, ya

que su empresa ha actuado de buena fe, por lo que no debió imponerse
la sanción de multa ni las costas y costos.
Con fecha 28 de noviembre del 2007, Luis Eleazar Soriano Cáceres absolvió el
traslado de la apelación interpuesta manifestando lo siguiente:
(i) El Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho mediante
Resolución N° 12 de fecha 28 de agosto del 2003 falló con respecto a la
“patente de la marca CHAPLIN” inscrita bajo certificado N° 65483 que,
en caso que una de las partes pretendiera vender o transferir la parte
proporcional al cincuenta por ciento de la misma, lo daría a conocer a la
otra parte por medio de una Carta Notarial y aquella tendría el derecho
de preferencia y tanteo para la adquisición de dicho bien, teniendo un
plazo de 30 días para hacerlo.
(ii) Sin embargo, la Sra. Olga Barrantes Alfaro ha “transferido en uso” a la
empresa Galletera Olbal S.A.C. la marca sin respetar lo ordenado por el
Tercer Juzgado de San Juan de Lurigancho y sin ponerlo en
conocimiento del copropietario, razón por la que se denunció por
infracción a la empresa Galletera Olbal S.A.C. por usurpar la marca
CHAPLIN, el empaque y la etiqueta y por usarla en forma irregular.
(iii) Solicitó se eleve la multa y las costas y costos (sic) al momento de
resolver, ya que la comercialización de los productos desde el año 2004
hasta la fecha asciende a S/. 50 000 soles aproximadamente.
Con fecha 2 de enero del 2008, Galletera Olbal S.A.C. manifestó que,
contrariamente a lo manifestado por el accionante, en ningún momento la Sra.
Barrantes ha incumplido mandato judicial alguno, ya que no ha vendido,
transferido o cedido a algún tercero los derechos sobre la marca en cuestión
sino que únicamente se han vendido productos identificados con la referida
marca, lo cual constituye el uso o la explotación normal del signo. Señaló que
no resulta relevante si la comercialización de los productos identificados con su
marca la realiza directamente, a través de una empresa distinta o de una
empresa de su propiedad, tal como sucede en el presente caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual

determinar:
a) Si Galletera Olbal S.A.C. ha infringido los derechos de propiedad industrial de
Luis Eleazar Soriano Cáceres.
b) De ser el caso, las sanciones a imponerse.
11-31
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
La Sala ha verificado lo siguiente:
a) Luis Eleazar Soriano Cáceres (Perú) y Olga Barrantes Alfaro de

Soriano (Perú) son titulares4 de la marca de producto CHAPLIN y etiqueta
conteniendo la referida denominación escrita en modo distintivo y con la
particularidad de que la letra I está representada por la figura de un
hombrecito apoyado en su bastón, y la figura de dos círculos sobrepuestos
en la que se aprecia la representación de un bastón y sombrero, conforme
al modelo; que distingue harinas, preparaciones hechas a base de harinas,
cereales, preparaciones a base de cereales, confitería y galletas de todo
tipo5, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado
N° 65483, vigente hasta el 13 de marzo del 2012. Solicitud de registro
presentada con fecha 5 de noviembre de 1986 y registro otorgado con
fecha 13 de marzo de 1987.
4
Cabe precisar que si bien el primer titular de la marca fue Luis Soriano Cáceres, con fecha 30 de abril
del 2004, mediante Resolución N° 4133-2004/OSD-Ra, se dispuso inscribir la transferencia en vía de
sustitución de régimen patrimonial de dicho certificado, constituyéndose como nuevos titulares a Olga
Barrantes Alfaro de Soriano y Luis Eleazar Soriano Cáceres en una proporción de 50% cada uno de
los derechos y acciones del signo distintivo en cuestión (asiento N° 04). Asimismo, previamente, con
fecha 23 de octubre de 2001, en cumplimiento de la Resolución N° Dos del 9 de octubre del 2001,
comunicada al INDECOPI mediante Oficio N° 833-2001-74-MBJ-JEF, recibido el 18 de octubre del 2001
expedido por el Juzgado Especializado de Familia del Módulo de Justicia de San Juan de Lurigancho;
en los seguidos por Olga Barrantes Alfaro de Soriano contra Luis Eleazar Soriano Cáceres sobre
Divorcio por causal (cuaderno cautelar) Expediente N° 2001-0833-74-1803-JR-FA-04 se ordenó de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 677, 673 y 680 del Código Procesal Civil la anotación de
la demanda.
5
Cabe precisar que si bien el certificado de registro original consignaba como productos a distinguir
“harinas, galletas y demás similares”, con fecha 28 de diciembre del 2001, mediante Resolución N°
4628-2001/OSD-Ra, se dispuso limitar los productos a distinguir a: “harinas, preparaciones hechas a
base de harinas, cereales, preparaciones a base de cereales, confitería y galletas de todo tipo de la
clase 30” (asiento N° 03).
12-31
b) Galletera Olbal S.A.C. (Perú) solicitó, con fecha 5 de noviembre del 2005,
mediante expediente N° 260510-2005, el registro de la marca de producto
constituida por la figura estilizada de un personaje característico
superpuesto a la representación de una estrella y un sombrero, en la parte
inferior las frases LAS AUTÉNTICAS GALLETAS CON NUESTRO SABOR
TRADICIONAL y GALLETERA OLBAL S.A.C. CROCANTES Y
DORADITAS TELEF: 3750158 escritas en letras y números característicos,
todo en la combinación de colores blanco, negro, rojo y amarillo; conforme
al modelo, para distinguir café, té, cacao, azúcar; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, panadería, pastelería y confitería, galletas; sal,
mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; helados comestibles, de
la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 320-2007/TPI-INDECOPI de fecha 13 de febrero

del 2007, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N°
15263-2006/OSD-INDECOPI de fecha 18 de setiembre del 2006, que
denegó el registro del signo solicitado.
13-31
c) Santos Paul Durán Bernavé (Perú) solicitó, con fecha 1° de diciembre del
2005, mediante expediente N° 262059-2005, la marca de producto
constituida por el logotipo conformado por el diseño de un payaso con
prendas de vestir color azul marino, camisa blanca y corbata roja, chaqueta
con filos de color rojo en la solapa, con cinturón rojo, sombrero color azul
marino en la mano derecha y un bastón a la mano izquierda, zapatos
grandes de color rojo, al centro de una estrella de cinco puntas de color
amarillo con bordes de color azul; conforme al modelo, para distinguir
galletas, turrones, melcochas, bocaditos salados y dulces, caramelos,
cocos de cereales secos, fideos, harinas alimenticias y preparados a base
de harina, helados, panes, pasteles, pudines, bizcochos, mazamorras y
tortas, hechos en base de productos en cereales, de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 321-2007/TPI-INDECOPI de fecha 13 de febrero

del 2007, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N°
11516-2006/OSD-INDECOPI de fecha 25 de julio del 2006, que denegó el
registro del signo solicitado.
d) Galletera San Lucas S.R.Ltda. (Perú) es titular de la marca de producto

constituida por el logotipo conformado por el diseño caricaturizado de un
hombre con bigotes, sentado en un coche de color negro, anaranjado,
blanco y amarillo, vistiendo un frack (sic) y sombrero negro, camisa blanca
y una corbata michi color fucsia sosteniendo además un bastón color
14-31
marrón en la mano derecha, todo sobre una circunferencia de color amarillo

y bordes azules, con fondo color naranja donde se aprecian diseños
estilizados de galletas; conforme al modelo, que distingue galletas,
turrones, melcochas, bocaditos salados y dulces, caramelos, cocos de
cereales secos, crakers (sic), fideos, harinas alimenticias y preparados a
base de harina, helados, pan, pasteles, pudines, bizcochos, mazamorras y
tortas, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado
N° 100312, vigente hasta el 28 de setiembre del 2014. Solicitud de registro
presentada con fecha 6 de julio del 2004 y registro otorgado con fecha 28
de setiembre del 2004.
e) Galletera San Lucas E.I.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto

constituida por el logotipo conformado por la denominación GALLETAS
CHARLYN escrita en letras características y la figura estilizada de un
payaso con los brazos abiertos y sonriente, debajo se aprecia la
denominación DELICIOSAS y como fondo se observan galletas; todo en
los colores fucsia, azul, rojo, anaranjado y amarillo; conforme al modelo,
que distingue galletas, turrones, melcochas, bocaditos salados y dulces
(galletas), caramelos, cocos de cereales secos, crackers, fideos, harinas
alimenticias y preparados a base de harina, helados, pan, pasteles,
pudines, bizcochos, mazamorras y tortas, de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 88755, vigente hasta el
19 de mayo del 2013. Solicitud de registro presentada con fecha 2 de
diciembre del 2002 y registro otorgado con fecha 19 de mayo del 2003.
15-31
f) Panadería San Jorge S.A. (Perú) es titular de la marca de producto

constituida por una etiqueta característica de forma rectangular que
contiene una figura circular dentro de la cual aparece la figura de un
sombrero y un bastón en los colores rojo y negro, conforme al modelo, que
distingue galletas, café, té, cacao, azúcar, harinas y preparaciones hechas
de cereales, pan, pastelería y confitería, panteones, fideos, pastas
alimenticias, levaduras, polvos para esponjar, chocolates, caramelos,
gomas de mascar, golosinas, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos),
especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo
certificado N° 50699, vigente hasta el 12 de agosto del 2013. Registro
otorgado con fecha 12 de agosto de 1983.
16-31
g) Fortuna Cookies S.A.C. (Perú) solicitó, con fecha 10 de agosto del 2005,
mediante expediente N° 251237-2005, el registro de la marca de producto
constituida por la etiqueta conformada por la denominación GALLETAS
FORTUNA COOKIES SAC escrita en letras características, cada letra
dentro de un círculo, la denominación CHARLITAS escritas en letras
características, debajo una figura irregular sobre la que se observa la figura
estilizada de un carrito carcocha con su piloto, seguida de la denominación
GALLETAS CHARLITAS escrita en letras características y una figura
rectangular con leyendas alusivas al producto y la denominación
FORTUNA COOKIES S.A.C., en la combinación de colores rojo, amarillo,
negro y blanco; conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao, azúcar,
arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales,
pan, panadería, pastelería y confitería, galletas, panetones, caramelos,
chocolates, goma de mascar, fideos, pastas alimenticias, sal, mostaza,
vinagre, mayonesa, sémolas, salsas (condimentos), especias, hielo,
helados comestibles, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 16343-2006/OSD-INDECOPI de fecha 29 de

setiembre del 2006, la cual quedó consentida, la Oficina de Signos
Distintivos denegó el registro del signo solicitado.
2. Infracción a los derechos de propiedad industrial
17-31
El artículo 238 de la Decisión 4866 establece que el titular de un derecho

protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que
también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia
de una infracción.
El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca

confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante
sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para
los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar
tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o
comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar
6
Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de
oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una
infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.
18-31
una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de

la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Asimismo, el artículo 156 de la referida Decisión señala que, a efectos de lo

previsto en los literales e) y f) del artículo 155, constituirán uso de un signo en
el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos
o servicios con ese signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales
o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de
comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad
que fuesen aplicables.
De otro lado, el artículo 169 del Decreto Legislativo 823 establece que el
registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o
servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca,
alguno de los actos siguientes:
a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda
inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un
perjuicio al titular de la marca;
b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la
marca u ofrecer servicios en la misma;
c) Importar o exportar productos con la marca;
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con
relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha
registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos
o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a
su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de
la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o,
e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse
análogo o asimilable a los literales indicados en el presente Artículo.
Finalmente, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un

derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra
quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que
exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.
3. Signos utilizados por la emplazada
19-31
En el presente caso, a fin de acreditar lo manifestado en su acción, Luis

Eleazar Soriano Cáceres adjuntó el siguiente empaque utilizado por Galletera
Olbal S.A.C.:
Asimismo, adjuntó la siguiente parte de una caja de cartón también

supuestamente utilizada por Galletera Olbal S.A.C.:
20-31
Cabe precisar que el uso de dichos empaques fue corroborado en la diligencia

de inspección llevada a cabo en el local de la emplazada.
En tal sentido, se advierte que ha quedado acreditado el uso por parte de

Galletera Olbal S.A.C. de la denominación CHAPLIN para distinguir galletas de
la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Cabe precisar que no se tendrá en cuenta el hecho que la emplazada utilice la

representación de una media luna junto a un círculo que encierra la figura de
un sombrero y un bastón, dado que dicha figura se encuentra presente tanto en
la marca registrada a favor del accionante (certificado N° 65483) como en la
marca registrada bajo certificado N° 50599, tal como se aprecia a continuación:
Certificado N° 65483
Signos utilizados Certificado N° 50599
De la revisión de lo actuado, resta por determinar si con el uso de los signos

antes descritos por parte de Galletera Olbal S.A.C. se ha infringido los
derechos de propiedad industrial de Luis Eleazar Soriano Cáceres respecto de
su marca de producto CHAPLIN y etiqueta (certificado N° 65483).
4. Aplicación al caso concreto
21-31
En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos

de propiedad industrial de Javier Luis Eleazar Soriano Cáceres, corresponde a
la Sala establecer si existe riesgo de confusión entre el signo utilizado por
Galletera Olbal S.A.C. y la marca de producto CHAPLIN y etiqueta (certificado
N° 65483).
5. Determinación del riesgo de confusión
En general, la confusión entre los signos es mayor cuanto mayor sea la

similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen.
5.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, tanto la marca registrada del accionante como el signo

utilizado por la emplazada están referidos a galletas de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial.
5.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de
la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con
el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s
147-IP-20057 y 156-IP-20058.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los

productos y servicios a distinguir y especialmente de la atención que
usualmente se dé en relación con esos productos y servicios.
En el presente caso, los productos a que se refieren los signos en cuestión son
de consumo masivo, por lo que resulta razonable asumir que el público
7
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259.
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271.
22-31
consumidor no prestará un alto grado de atención al momento de adquirir el

producto que desee.
La impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que

resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer
lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético
será el más importante porque, por lo general, la denominación es utilizada en
el mercado verbalmente.
En este orden de ideas, en el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al

artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una
denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el
elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial
del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial del producto o servicio; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca

mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía
del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la
correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede
en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en
el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca
mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la
correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante
de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la
misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos
participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta
el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente
gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a
la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico – denominativa,
el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su
denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del
componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una
circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente
figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente
como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice
identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a
ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no
9
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
23-31
obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo
de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el
componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A
saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente
en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del
mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un
elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que
comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la
originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que tanto el signo utilizado por la emplazada como la marca

registrada del accionante constituyen signos mixtos, deberá establecerse
previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en
conjunto.
Al respecto, se advierte que tanto en el caso de los signos utilizados por la

emplazada como en el caso de la marca registrada, son el elemento
denominativo (CHAPLIN) y el elemento gráfico de los signos (debido a su
especial grafía, así como a la presencia de un hombre con sombrero y bastón y
a la disposición de la letra I representada por la figura de un hombre con
sombrero y bastón en uno de ellos) los relevantes a efectos de identificar un
origen empresarial determinado, tal como se aprecia a continuación:
Marca Registrada
24-31
Signos utilizados
Realizado el examen comparativo pertinente entre los signos, se advierte,

desde el punto de vista fonético, que la pronunciación y entonación del
elemento denominativo de los signos (CHAPLIN) es idéntica.
25-31
En cuanto al aspecto gráfico, se advierte que en uno de los signos que ha

utilizado la emplazada (en el cartón superior que cierra el empaque) se advierte
la utilización de la denominación CHAPLIN en la cual la letra I es representada
por un personaje con sombrero y bastón y escrita en el mismo tipo de letra en
que se encuentra escrita en la marca registrada.
Asimismo, en la caja de cartón y en el empaque de plástico también se advierte

la presencia de un hombre con bastón y sombrero, lo cual, aunado a la
presencia de la denominación CHAPLIN, determina que el impacto visual de
los signos sea similar.
5.3 Riesgo de confusión
La Sala considera que, en el presente caso, tratándose de los mismos

productos, dada la identidad fonética y la similitud gráfica de los signos, su
coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público
consumidor.
6. Comisión del acto infractor
En atención a lo expuesto, el signo utilizado por Galletera Olbal S.A.C. vulnera

los derechos de propiedad industrial de Luis Eleazar Soriano Cáceres respecto
de su marca de producto CHAPLIN y etiqueta (certificado N° 65483), por lo que
se ha configurado una infracción a los derechos de propiedad industrial de Luis
Eleazar Soriano Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155
incisos a) y d) de la Decisión 486, debiendo prohibirse a Galletera Olbal S.A.C.
el uso del signo en cuestión como signo distintivo para identificar productos de
la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, ya que afecta los derechos adquiridos
por el accionante.
No obstante lo anterior, la Sala considera conveniente efectuar las siguientes

precisiones:
(i) Si bien la marca CHAPLIN y etiqueta (certificado N° 65483) base de la

presente acción se encontraba registrada a favor de Luis Soriano
Cáceres desde el 13 de marzo de 1987, el 30 de abril del 2004,
mediante Resolución N° 4133-2004/OSD-Ra, recaída en el expediente
N° 197311-2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso inscribir la
transferencia en vía de sustitución de régimen patrimonial de dicho
certificado, constituyéndose como nuevos titulares a Olga Barrantes
Alfaro de Soriano y Luis Eleazar Soriano Cáceres en una proporción
de 50% cada uno de los derechos y acciones del signo distintivo.
26-31
En dicho expediente obra el Testimonio de Escritura Pública de

Sustitución de Régimen Patrimonial y Transferencia de Derechos de
Propiedad que otorgan Doña Olga Barrantes Alfaro de Soriano y Don
Luis Eleazar Soriano Cáceres, del cual se desprende que Olga
Barrantes Alfaro de Soriano adquiere la propiedad exclusiva del 50%
sobre “los derechos de la patente de la marca CHAPLIN y etiqueta”
(certificado N° 65483) “que ambos cónyuges podrán utilizar libremente
para la comercialización de galletas”. Asimismo, se desprende que Don
Luis Eleazar Soriano Cáceres adquiere el 50% sobre “los derechos de la
patente de la marca CHAPLIN y etiqueta” (certificado N° 65483) “que
ambos cónyuges, podrán utilizar libremente para la comercialización de
galletas”.
(ii) Asimismo, se advierte que en el expediente N° 538-2005/OIN10 obra la

Resolución N° 15 de fecha 7 de abril del 2004 expedida por el Tercer
Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, en la cual se falla
declarando fundada la demanda de divorcio y disuelto el vínculo del
matrimonio celebrado por Luis Eleazar Soriano Cáceres y Olga
Barrantes Alfaro, precisando los alcances del contenido de la propuesta
de convenio adjuntada por los accionantes, señalándose que les
corresponde a Olga Barrantes Alfaro y Luis Eleazar Soriano Cáceres
como “bienes societarios”, entre otros, el 50% “sobre los derechos de la
patente de la marca CHAPLIN y etiqueta” (certificado N° 65483).
Asimismo, se precisa que “en caso que alguna de las partes pretendiera
vender o transferir la parte proporcional, cincuenta por ciento de la
patente de la marca CHAPLIN y etiqueta (…) y que por derecho propio
le corresponde a cada cónyuge según la propuesta de convenio,
cualquiera de las partes tendrá el derecho de preferencia y tanteo para
la adquisición de dicho bien, teniendo un plazo de treinta días para
hacerlo, caso contrario caducará su derecho, dejando libre la facultad
del transferente a poder disponer libremente de él, decisión que
oportunamente se hará conocer mediante carta notarial”.
(iii) Al respecto, cabe precisar que, conforme se desprende del Informe de

antecedentes, Olga Barrantes Alfaro es cotitular de la marca de producto
base de la presente acción por infracción. Asimismo, se ha podido
verificar de lo actuado en el presente expediente, así como en el Portal
de SUNAT (www.sunat.gob.pe) que Olga Barrantes Alfaro es Gerente
General de la empresa Galletera Olbal S.A.C. (RUC N° 20510022531).
10
Sobre nulidad, solicitada por Galletera Olbal S.A.C., de la patente de invención para MÁQUINA PARA
EL MOLDEADO Y COCCIÓN DE GALLETAS (Título N° 3178) otorgada a favor de Luis Eleazar Soriano
Cáceres.
27-31
(iv) En atención a lo anterior, si bien Galletera Olbal S.A.C. ha manifestado

que ha utilizado la marca CHAPLIN y etiqueta con la autorización de su
cotitular (Olga Barrantes Alfaro), ello no ha sido acreditado en el
presente expediente, y si bien Olga Barrantes Alfaro es Gerente General
de Galletera Olbal S.A.C., dado que existe diferencia entre la persona
natural cotitular de la marca y la persona jurídica Galletera Olbal S.A.C.,
ello no determina que el uso de la marca efectuado por Galletera Olbal
S.A.C. sea un uso autorizado por los cotitulares de la marca.
De otro lado, Galletera Olbal S.A.C. ha manifestado que actualmente usa el

siguiente empaque en sus galletas en el que señala que fabrica las respectivas
galletas para Olga Barrantes Alfaro, tal como se aprecia a continuación:
28-31
Al respecto, la Sala considera que no corresponde pronunciarse sobre la forma

en que actualmente se utiliza el signo en cuestión, puesto que en los hechos
materia de la presente acción no se advierte dicha circunstancia.
7. Determinación de las sanciones
El artículo 242 del Decreto Legislativo 823 establece que las infracciones a los
derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción, sin
perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción
o para evitar que éstos se produzcan.
A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad

industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para
el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la
multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.
La Sala estima que la sanción debe ser impuesta tomando en cuenta en primer
lugar el provecho ilícito obtenido por el denunciado al realizar el acto infractorio.
Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en cuenta el
fin disuasivo de la misma, la conducta procesal del denunciado y la gravedad
de la falta.
En el presente caso, la Sala concluye que si bien se ha utilizado un signo que

induce a confusión respecto de la marca registrada del accionante, de la
revisión de lo actuado se advierte que Galletera Olbal S.A.C. durante el
transcurso del procedimiento tenía la convicción de que el uso del signo en
cuestión se había efectuado conforme a ley, por ser la cotitular de la marca
registrada la Gerente General de su empresa. Sin embargo, como se ha
verificado líneas arriba, ello no justificaba el uso de la marca por un tercero
distinto a los cotitulares sin el consentimiento de los mismos.
En tal sentido, la Sala considera que corresponde confirmar la sanción de multa

impuesta por la Oficina de Signos Distintivos modificando el monto de la misma
por 1 UIT.
8. Costas y costos
El artículo 7 del Decreto Legislativo 807 establece que en cualquier

procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la Comisión u Oficina
competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que
el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya
incurrido el denunciante o el INDECOPI.
29-31
De acuerdo al criterio ya establecido por esta Sala en numerosas oportunidades,

la facultad de ordenar el pago de costas y costos no debería encontrarse
relacionada con los costos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión
de una infracción, sino que más bien debería estar relacionada con la
razonabilidad o no de que la materia controvertida sea discutida y resuelta dentro
de un procedimiento administrativo.
En este orden de ideas, al momento de evaluar si corresponde ordenar el pago

de las costas y costos del proceso al infractor, se debe tomar en cuenta, en
primer lugar, la gravedad de la infracción. A manera de ejemplo, podría suceder
que la infracción cometida fuese tan flagrante, que pudiera considerarse
evidente para quien la comete que será objeto de una denuncia ante algún
órgano funcional del INDECOPI. De darse este supuesto, queda claro que
quien llevó a cabo el acto es consciente de que su conducta puede dar origen
al inicio de un procedimiento, que va a demandar costos para el denunciante o
para la propia Administración. Este supuesto justificaría ordenar que el infractor
asuma el pago de costas y costos del proceso.
En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conducta procesal demostrada

por el infractor a lo largo del procedimiento. En este sentido, una conducta
renuente u obstruccionista por parte del infractor ante la autoridad
administrativa podría complicar y elevar los costos del proceso, lo que
justificaría que se le condene al pago de costas y costos del mismo. Mientras
que, por el contrario, una voluntad conciliadora y una conducta procesal idónea
de la emplazada podrían evitar que a éste se le condene al pago de las costas
y costos del proceso.
En el presente caso, la Sala considera que por las mismas razones expuestas en
el numeral 7, no se han configurado los supuestos necesarios para imponer a la
emplazada el pago de las costas y costos incurridos por el accionante en el
presente procedimiento.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR en parte la Resolución N° 16213-2007/OSD-INDECOPI de fecha

28 de setiembre del 2007, modificándola en el extremo referido a la multa
impuesta, la cual se fija en 1 UIT, y dejándose sin efecto el numeral quinto de su
parte resolutiva – mediante el cual dispuso que Galletera Olbal S.A.C. asuma el
pago de las costas y costos incurridos por Luis Eleazar Soriano Cáceres con
30-31
motivo del presente procedimiento – dejándola FIRME en lo demás que

contiene.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, María Soledad

Ferreyros Castañeda y Tomás Unger Golsztyn
BEGOÑA VENERO AGUIRRE

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/lt.
31-31

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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ACCIONANTE : LUIS ELEAZAR SORIANO CÁCERES

EMPLAZADA : GALLETERA OLBAL S.A.C.

Infracción a los derechos de propiedad industrial – Sanciones a

Lima, trece de mayo del dos mil ocho.

Mediante proveído de fecha 8 de noviembre del 2006, la Oficina de Signos

Con fecha 22 de noviembre del 2006, se llevó a cabo la diligencia de

emplazada al no brindar facilidades para realizar el comiso de la mercadería

CHAPLIN, mientras que Galletera Olbal S.A.C. se encuentra autorizada

Mediante proveído de fecha 11 de diciembre del 2006, la Oficina de Derechos

Mediante proveído de fecha 12 de enero de 2007, la Oficina de Signos

Mediante proveído de fecha 4 de julio del 2007, la Oficina de Signos Distintivos

Mediante Resolución N° 16213-2007/OSD-INDECOPI de fecha 28 de

hombre con sombrero y bastón delante de la figura de una estrella y

establece que cada copropietario tiene derecho a servirse del bien

– Prohibir a Galletera Olbal S.A.C. el uso de los signos GALLETAS CHAPLIN

(iv) No existió conocimiento ni intención de cometer infracción alguna, ya

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala ha verificado lo siguiente:

a) Luis Eleazar Soriano Cáceres (Perú) y Olga Barrantes Alfaro de

Mediante Resolución N° 320-2007/TPI-INDECOPI de fecha 13 de febrero

Mediante Resolución N° 321-2007/TPI-INDECOPI de fecha 13 de febrero

d) Galletera San Lucas S.R.Ltda. (Perú) es titular de la marca de producto

marrón en la mano derecha, todo sobre una circunferencia de color amarillo

e) Galletera San Lucas E.I.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto

f) Panadería San Jorge S.A. (Perú) es titular de la marca de producto

Mediante Resolución N° 16343-2006/OSD-INDECOPI de fecha 29 de

2. Infracción a los derechos de propiedad industrial

El artículo 238 de la Decisión 4866 establece que el titular de un derecho

El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca

una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de

Asimismo, el artículo 156 de la referida Decisión señala que, a efectos de lo

Finalmente, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un

3. Signos utilizados por la emplazada

En el presente caso, a fin de acreditar lo manifestado en su acción, Luis

Asimismo, adjuntó la siguiente parte de una caja de cartón también

Cabe precisar que el uso de dichos empaques fue corroborado en la diligencia

En tal sentido, se advierte que ha quedado acreditado el uso por parte de

Cabe precisar que no se tendrá en cuenta el hecho que la emplazada utilice la

Signos utilizados Certificado N° 50599

De la revisión de lo actuado, resta por determinar si con el uso de los signos

4. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos

5. Determinación del riesgo de confusión

En general, la confusión entre los signos es mayor cuanto mayor sea la

5.1 Similitud o conexión competitiva

En el presente caso, tanto la marca registrada del accionante como el signo

5.2 Examen comparativo

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los

consumidor no prestará un alto grado de atención al momento de adquirir el

La impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que

En este orden de ideas, en el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al

Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca

Atendiendo a que tanto el signo utilizado por la emplazada como la marca

Al respecto, se advierte que tanto en el caso de los signos utilizados por la

Realizado el examen comparativo pertinente entre los signos, se advierte,

En cuanto al aspecto gráfico, se advierte que en uno de los signos que ha

Asimismo, en la caja de cartón y en el empaque de plástico también se advierte