UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Facultad de Derecho

CURSO: Derecho de la Propiedad Intelectual

TEMA: Marcas no tradicionales

DOCENTE: Valdivia Guerola, Gidget Alexandra

GRUPO: 3

DRABLOQUE: FC-PREDER08A1N

INTEGRANTES:

Paredes Martinez, Maricarmen Elvira 2113593

Ponce Vasconzuelo, Manuel Alexis 2020920

Fowks Cardenas, Hillary Clarissa 2010796

Revilla Romani, Fernando Jesus 2011357

Durand Untiveros, Diana Nicol 2012751

Yupanqui Ruiz, Andrea Lucía 2012499

Toro Lengua, Rubí Rosalina 2120631

Loayza Panta, Ximena Carolina 1810587

Lima, Perú

2022 - 01
 ÍNDICE:

Capítulo I: Marcas no
tradicionales……………………………………………………….

1.1 DERECHO COMPARADO.………………………………………..……………………

1.1.1 La Marca No Tradicional en

Colombia…………………………………………….

1.1.2 La Marca No Tradicional en México…………………………………………….

1.1.3 La Marca No Tradicional en España……………………………………………

1.1.4 La Marca No Tradicional en Chile………………………………………….

Capítulo II: Análisis del expediente 562322-2014……………………………………

2.1 Presentación del caso………………………………………………….……………..…

2.2 Hechos que se desprenden del caso………………..………………………………..

…

2.3 Análisis de la resolución de primera y segunda instancia………………..……..…

2.4 Cuestión en discusión………………..……..………………………………….……

2.5 Antecedentes………………..…………..…………………..………………………..

2.6 Análisis de la distintividad del signo solicitado……………………………….…..

……

2.6.1 Requisitos de registrabilidad y prohibiciones del registro……………………

2.6.1.1 Colores aisladamente considerados………………..……………….

2.6.1.2 Signos constituidos por formas usuales………………..

………………

2.6.1.3 Análisis del signo solicitado………………..…………..……………….

2.7 Requisitos de registrabilidad y prohibiciones del registro………………..

……………

2.7.1 Aplicación de la jurisprudencia invocada y examen de registrabilidad……

2.7.2 Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Tribunal

Constitucional……………………………………………………………………………

2.7.3 Examen de registrabilidad……………………………………………

2.8 Decisión de la comisión y posición del grupo al respecto…………………………..

Conclusiones…………………………………………………………………………….

Introducción

La sociedad se encuentra en constante evolución y del mismo modo los diversos

sectores que la componen; entre ellos el sector económico que engloba la creación
de diversos agentes económicos que participan en el mercado, ante esta actividad
constante se manifiesta la necesidad de distinción y de identificación de diversos
productos o servicios que se ofrecen en el ámbito comercial, por ello, surge la
marca, como signo distintivo de otros productos o servicios, y de identificación en
forma de reconocimiento para los consumidores.

Es importante resaltar, que si bien las marcas poseen esa cualidad distintiva, no es
obligatorio su registro, pero sí necesario para constituir derechos, especialmente en
el Perú, donde el mismo hecho de la cultura, las personas naturales o jurídicas
tienden a copiar o imitar marcas ya reconocidas en el mercado para beneficio propio
y como ventaja de posición de mercado. Al respecto, Indecopi regula el registro y
protección de las marcas, a través de dispositivos legales como el Decreto
Legislativo N°823 Y la Decisión Andina N°486 en las cuales se reconoce las marcas
como propiedad industrial.

En esa línea de ideas, es relevante reconocer cómo identificamos las marcas, ya

que no solo se circunscriben a las letras, números o figuras como nos imaginamos
al pensar en una marca y como tradicionalmente se ha entendido, sino por el
contrario, el alcance las marcas trasciende hasta ámbitos de percepción sensorial
como pueden ser marcas de colores, olores, sabores, sonidos y de forma, entre
otros que posean ese carácter distintivo y que no se relacione a la naturaleza del
producto o servicio.

En conformidad con lo expuesto, este tipo de marcas denominadas no tradicionales,

no cuentan con muchas solicitudes de registro ya que resulta complicado
representarlas en determinadas situaciones, por ello hemos considerado de gran
trascendencia analizar y estudiar las marcas no tradicionales en el derecho
comparado, teniendo como referencia a los países de Colombia, México, España y
Chile, con la finalidad de expandir nuestro conocimiento sobre el tema, además de
analizar el expediente 562322-2014 con la finalidad de expandir nuestros
conocimientos respecto a las marcas no tradicionales.

Capítulo I:
Marcas no tradicionales

1.1 Derecho Comparado

1.1.1 Las marcas no tradicionales en Colombia

Para dar inicio con esta unidad de información, nos encontramos en el

deber de mencionar la más importante fuente de carácter legal en la
legislación colombiana, las marcas no tradicionales se han ido
identificando gracias a la decisión andina 486°; avocado dentro de esta
sección de forma explícita las marcas no tradicionales, como los sonidos,
colores, tridimensionales, etc; cabe recalcar que cabe la posibilidad de que
lleguen a surgir más marcas no tradicionales, siendo la única condición el
que se encuentren aptos de contar con representación gráfica, asimismo,
óptimos para diferenciar servicios o productos en el comercio.

Traemos a colación lo expresa el artículo 134:

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
 c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores. (Decisión 486, 2000, art. 134)

Ahora, un aspecto para tener en cuenta es que la decisión andina 486°

no engloba de forma taxativa, debido a ello, nos queda precisar que estos
tienen que desarrollarse en conjunto de leyes internas o convenios de
índole internacional.

Asimismo, nos agradaría indicar lo que expresa la Resolución 3718 en

donde se llega a regular dos marcas no tradicionales de carácter no visible,
tanto las marcas táctiles y sonoras.

Iniciando por las marcas sonoras, la Resolución 2718 el cual emitió la

Superintendencia de Industria y Comercio, indica lo siguiente:

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicación de

que se trata de una marca sonora, la representación gráfica de la
marca consistirá en:

a) una descripción del signo por medio de pentagramas, fonogramas o

cualquier otro medio que permita su identificación, y

b) deberá acompañarse un archivo de sonido que soporte la grabación

digital en formato MP3 de calidad 192 Kbps”. (Resolución 3718, 2016)

Por otro lado, la resolución 3718 de 2016 también hace énfasis sobre
las marcas táctiles, el cual indica que:

Cuando la solicitud de registro de una marca contenga la indicación de

que se trata de una marca táctil o de textura, a efectos de cumplir con
 el requisito de la representación gráfica, el solicitante deberá
presentar:

i) una descripción clara, precisa y completa de la textura que

conforma el signo;

ii) un dibujo tridimensional o fotografía en formato JPG de tamaño

máximo de 450 x 450 píxeles y máximo 2MB; y,

iii) una muestra física de la textura que se reivindica, cuyo depósito

y acceso a terceros seguirá las reglas establecidas por el Grupo de
Gestión Documental y Recursos Físicos. Si se trata de una radicación
en línea, la muestra física deberá aportarse posteriormente como
complemento de información al expediente.

iv) En caso de no presentarse la muestra física, la

Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante para
que la aporte. (Resolución 3718, 2016)

En razón de ello, nos queda claro que dentro de la legislación

colombiana, se pone a disposición la posibilidad de simbolizar ilustremente
una marca de diversos medios el cual permita identificarlos, esto a través
de diversos medios, como un fonograma o pentagrama; esto
necesariamente de la compañía de un documento de sonido.
Lamentablemente, dentro de la resolución 3718, no hay una precisión
sobre las marcas olfativas o gustativas.

Asimismo, nos gustaría precisar que en Colombia si se aprecian

peticiones o solicitudes sin éxito para registrar marcas olfativas, aunque,
en marcas táctiles si se logró el registro. Contrario a lo que ocurre en el
Perú, no se evidencia aún peticiones ya sea en marcas gustativas,
olfativas, etc,

A continuación, nos gustaría adjuntar esta gráfica el cual pone en

evidencia las solicitudes que se han ido desarrollando en el País de
Colombia:
Figura 1

Nota: La gráfica pone en evidencia las marcas no tradicionales el cual

fueron comparecidas y concedidas. Fuente: SIPI - SIC

1.1.1.1 Casuística

A continuación, nos gustaría adjuntar parte de la casuística

sobre marcas no tradicionales, y de tal forma poner en evidencia
las solicitudes que se han ido desarrollando en Colombia.

Primero que todo, Gaseosas Posada Tobón S.A había

solicitado que se registre el color rosado (Pantone 183C) para una
 determinada soda de manzana, el cual fue usado desde sus
inicios. Luego de ello, se presenció la oposición de ACAVAD
LIMITED, el cual argumentaba que era indispensable que cada
bebida de manzana posea ese color.

De lo mencionado, se sabe que la Superintendencia de

Industria y Comercio no mostraba conformidad con dicha
oposición, ergo, quedaba aprobado la solicitud para la inscripción
de esta marca. Asimismo, la SIC precisó que estaba demás el
análisis de la forma, solamente bastaba el color.

En respuesta de ello, ACAVAD LIMITED presentó su

inconformidad a la Comunidad Andina, debido a que el país de
Colombia estaba dejando de lado el artículo 134 y 135, literal a, b y
h de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina; asimismo,
el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

Dentro de sus solicitudes, fueron:

El SIC estaría transgrediendo el derecho que posee cada

competidor si es que se deja con efecto el registro de las marcas
con el color rosado; asimismo, transgrede el requisito de
distintividad.

Ahora, ¿cuál fue el fallo de la Comunidad Andina?

La Comunidad Andina declaró infundada dicha demanda

planteada por Acava Limited, debido a que la decisión que había
optado la SIC no transgredió lo normado en el registro de marcas.
Dicho sea el paso mencionar, alegan de que la interpretación de la
norma si se encuentra dentro de los lineamientos. Ergo, si es
válido el registro, ya que sea presencia de que sea distintivo;
asimismo, trazado gráficamente.

1.1.2 Marcas no tradicionales en México

 En México, las marcas no tradicionales encuentran asidero legal
en la Ley Federal de la Protección de la Propiedad Intelectual, en
específico, es el Titulo Cuarto, Capitulo 1 de este cuerpo normativo, que
regulan lo concerniente a las marcas y, en consecuencia, a las marcas no
tradicionales.

En el Art. 172 de la Ley Federal de la Protección de la Propiedad

Intelectual, se hace referencia a la lista de marcas que son registrables
en dicho país, entre ellas, las marcas no tradicionales.

Como bien sabemos, la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) ha realizado una clasificación de las marcas no
tradicionales, distinguiendo entre marcas no tradicionales como signos
visibles y marcas no tradicionales como signos no visibles.

En la clasificación de las marcas no tradicionales como signos

visibles tenemos a las siguientes: hologramas, marcas animadas, marcas
de color, marcas de posición, marcas gestuales, lemas publicitarios,
títulos de películas y libros.

En lo que respecta a las marcas no tradicionales con signos no

visibles, tenemos: las marcas sonoras, marcas gustativas, marcas
olfativas, marcas de textura, marcas táctiles.

Ahora bien, esta clasificación elaborada por la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), resulta aplicable para México
y también para el Perú, toda vez que ambos países se han adherido a
dicha organización internacional y actualmente forman parte de esta.

Haciendo una comparación con nuestra actual legislación peruana

en lo que respecta a la regulación legal de las marcas no tradicionales, al
revisar las normas correspondientes: Ley de Propiedad Industrial (DL.
823) y el D.L. 1075, no regulan taxativamente a las marcas no
tradicionales como se hace en el país norteamericano.
 Sin embargo, no debemos ignorar que el Perú suscribió el Acuerdo
de Cartagena, el mismo que es un tratado mediante el cual se puso en
marcha lo que hoy conocemos como la Comunidad Andina, que se
encuentra integrado por Colombia, Bolivia, Ecuador y el Perú.

Por lo cual, nuestro país, al integrar la Comunidad Andina

suscribiendo el tratado en mención, se ha obligado a respetar y aplicar
las decisiones emitidas por este organismo internacional, entre ellas, la
norma referente a esta materia es la Decisión 486 – Régimen Común
sobre Propiedad Industrial, la misma que en su Art. 134 precisa que
podrán constituir marcas los signos: sonidos, olores, entre otras marcas
tradicionales, como sabemos, esta norma al ser de carácter obligatorio
para los estados que son parte de la Comunidad Andina, es aplicable
también a nuestro País.

Concluyendo que tanto en México como en el Perú, existe una

regulación en lo que respecta a las marcas tradicionales, en el caso
Mexicano una regulación de carácter legal y en el caso Peruano, una
regulación de carácter internacional.

Por lo mencionado anteriormente, es necesario establecer que en

ambos países procederá el registro de marcas no tradicionales con
signos visibles y marcas no tradicionales con signos no visibles,
atendiendo a las solicitudes presentadas y en observancia del
cumplimiento irrestricto de los requisitos.

En México, existe el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI) que es un organismo público descentralizado de dicho país y que
tiene la responsabilidad de administrar el sistema de propiedad industrial
en ese país, lo que al Perú es el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

En materia de marcas no tradicionales, el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMPI) ha emitido pronunciamientos e informes
importantes que nos pueden dar mayores luces de los requisitos para
iniciar los procedimientos para registrar estas marcas en ese país.
 En la legislación peruana, en específico en el Artículo 50 del
Decreto Legislativo 1075, donde se hace referencia a la solicitud para el
registro de marcas, se establece como un requisito fundamental para la
presentación de la solicitud a la reproducción de la marca o
representación gráfica para marcas tridimensionales o una marca no
perceptible de la vista. Lo que es concordante con la Decisión Andina
486, donde a través de su artículo 134° precisa que pueden registrarse
como marcas los signos susceptibles de representación gráficas y
enumera los signos que podrían constituir marcas, entre ellos: los sonidos
y los olores, colores, combinación de signos, entre otros.

En ese mismo sentido, la legislación mexicana prevé el mismo

requisito para el registro de marcas no tradicionales en la modalidad de
signos no visibles. Tal es así que, por ejemplo, para el registro de una
marca sonora, la representación gráfica de dicha marca a registrar,
deberá constar en un pentagrama o fonograma.

El requisito de la representación gráfica es fundamental al

momento de presentar la solicitud para registrar nuestra marca en el país
mexicano.

Para el caso de las marcas olfativas, por ejemplo, el Instituto

Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) ha establecido que se puede
representar una marca olfativa con una descripción escrita del olor que se
presente registrar como marca, con la precisión de que dicha descripción
escrita debe cumplir con ser lo suficientemente necesario para identificar
el signo y así no generar confusiones.

En esta misma línea, debemos dejar en claro que, para este país,
las marcas olfativas no pueden ser representadas gráficamente a través
de fórmulas químicas, toda vez que una fórmula química estaría
representando la sustancia y no el olor que se pretende registrar, es por
esto que se requiere una descripción escrita del olor como tal, que sea lo
suficientemente precisa y adecuada para identificarla y, sobre todo, que
tenga el requisito fundamental de la distintividad.
 Tal es así que el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI)
registró como primera marca olfativa el olor de la empresa HASBRO, la
misma que tiene una particularidad y distintividad.

La descripción usada para esta marca olfativa fue la siguiente, de

acuerdo con la solicitud de la empresa y lo enunciado por el director
general de dicha empresa:

“Olor resultado de la combinación de dulce con una fragancia con

tinte de vainilla, cereza y el olor natural de una masa basada en harina de
trigo”

Por lo cual, con esta descripción la empresa Hasbro logró el

registro de esta marca olfativa en México.

1.1.3 Marcas no tradicionales en España

Las marcas no tradicionales son aquellas que son percibidas por

cualquiera de los cinco sentidos y su representación debe ser hecha a
través de métodos de representación no tradicionales. Principalmente son
de dos tipos, por lo que tenemos a las visuales (formas, colores,
hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y no visuales
(sonidos olores, sabores y texturas), siendo ambas pasibles de ser
percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano.

Es menester hacer referencia a La Ley de Marcas de España, que fue

modificada recientemente, lo que significó un cambio trascendente para la
regulación de registros de marcas no tradicionales, destacando
particularmente un cambio que significaba una auténtica revolución en el
mundo las marca, en la que desaparecía el requisito de representación
gráfica para poder registrar un signo distintivo, lo que terminó de abrir la
puerta a la protección de marcas no tradicionales como los olores, la
melodía, los sabores, formas o las texturas.

En aquel momento de modificación de la Ley, algunos lo consideraron

una auténtica revolución en el sector de la Propiedad Intelectual, para el
registro de perfumes, melodías y sabores de productos, junto al inicio de
un abismo de litigiosidad. Otros, más escépticos, afirmaron que no habría
ningún cambio en la tendencia actual, ya que la representación era de por
sí algo difícil de conseguir para marcas como las olfativas o de sabores
con los medios disponibles en la actualidad. Además, si se consiguieron
estos registros, afirmaban, serían estériles, ya que resultaría complicado
hacer valer sus derechos en los tribunales.

Asimismo, es importante mencionar que las marcas no tradicionales

deben cumplir con ciertos requisitos como la distintividad y la
representación del signo para lograr su registro, ya que en su mayoría
estas marcas tienen muchas dificultades para lograrlo.

La Legislación española actualmente, regula marcas no tradicionales,

como el registro de una marca de color, que fue posible gracias a la
modificación de la Ley de marcas, por el Real Decreto-ley 23/2018, que
modifica el art. 4 de la Ley de marcas, en cuanto a los requisitos para su
registro, esta modificatoria elimina el requisito de representación gráfica,
manteniendo aún el de la distintividad. Sobre este última característica,
para el registro de la marca de color ha sido complicado, ya que es difícil
determinar su distintividad, en cuanto para una persona u otra la
consideración de colores son diversas, ante esa problemática, el Real
Decreto 306/2019, en su art. 2.3 f) con referencia a lo regulado por la
EUIPO, establece que para la reproducción e indicación del color se debe
referenciar un código “Pantone” como código internacionalmente
reconocido.

Por otro lado, respecto al registro de olor como marca, este también es
regulado actualmente en España, gracias a la modificatoria del art.4 de la
Ley de Marcas y al art. 3 de la Directiva (UE) 2015/2436, constituyendo por
una parte un factor positivo la eliminación del requisito gráfico del olor, ya
que es difícil realizarlo, pero como señala María Moliner “Actualmente
existen elementos tecnológicos como las “narices tecnológicas” que se
encuentran en desarrollo, las que podrán analizar y distinguir los
compuestos químicos de un aroma, contribuyendo a la precisión claridad y
objetividad de las técnicas de registro” (2019, p.29). Otro aspecto, es el
 requisito de distintividad, en el que se encuentran problemas sobre las
diversas percepciones subjetivas de los aromas, que recae en ciertas
dudas, teniendo en cuenta que en la actualidad el registro de aromas, no
solo se destina a los productos, sino también es usado como marketing
sensorial en muchas empresas. Finalmente, como parte del registro de
olores, estos no pueden ser de la naturaleza misma del producto.

La Ley de Marca, también regula en su artículo 4 a las marcas

tridimensionales y señala que este tipo de marca consiste en formas donde
se incluyen los envoltorios, productos y envases.

Asimismo, el concepto antes mencionado se completa con tres reglas

que han sido incorporadas y denominadas prohibiciones de registro, las
mismas que se encuentran reguladas en el Art. 3.1 e) DM Y 7.1 RMC, y
estas constituyen límites absolutos con respecto al concepto de marcas
tridimensionales. Por lo que los artículos mencionados anteriormente
prohíben como lo hemos indicado, el registro de los signos que constituyan
formas propias de la naturaleza del producto ya que haría imposible
otorgar protección alguna por parte del Derecho de Marcas.

Consideramos que la legislación Española nos lleva ventaja en cuanto

al registro de marcas no tradicionales, ya que gracias a su última
modificación se elimina el requisito de representación gráfica, que
representa una ventaja sobre el tipo de marcas no visibles, lo contrario a la
legislación Peruana en la que aún se mantiene este requisito y hace
complejo la representación gráfica de olores o sabores.

1.1.4 Marcas no tradicionales en Chile

La definición de este tipo de registros se deriva a partir de un análisis

efectuado a contrario sensu de la significación tradicional de marca,
aquella en dónde los consumidores entienden el significado que rodea a un
signo distintivo, en general, por medio de un símbolo, eslogan o dibujo. Es
así como se ha originado la necesidad de dar protección a expresiones o
denominaciones que en algunos casos no pueden ser representadas
simplemente por un formulario escrito enmarcadas en lo que se conoce
como marcas no tradicionales, las cuáles son aquellas que pueden ser
percibidas por cualquiera de los cinco sentidos.

En atención a lo antes señalado, el Comité Permanente sobre el

derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas,
dependiente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), plantea a partir del año 2006 la siguiente lista de marcas no
tradicionales, a saber:

- Marca Tridimensional: definida como aquel signo que contiene la forma

del producto. Hace referencia a los envases o envoltorios con los que
el mismo se empaca y comercializa en el mercado.
- Marca de Color: Resguarda la asociación que existe entre los
consumidores y el o los colores con los que se relaciona un
determinado producto teniendo como objetivo preservar el rasgo único
y novedoso en comparación a los demás productos que pertenezcan a
la misma categoría.
- Marca Sonora: Se ampara en la conexión entre un determinado sonido
y un servicio o producto, cuyo origen empresarial es identificado por un
consumidor o usuario a partir del primer elemento.
- Hologramas: Refiere a aquellos registros que son capaces de
almacenar y recuperar ópticamente una imagen en tres dimensiones
pudiendo ser percibida desde distintos ángulos.
- Signos Animados: Caracteres visibles consistentes en imágenes en
movimiento o en un conjunto de luces que intervienen de manera
programada y que son proyectadas para publicitar ciertos servicios o
productos.
- Marcas de Posición: Registros figurativos que se denominan por el
lugar en que se ubican siendo su carácter distintivo el uso efectivo.
- Marcas Gestuales: Gestos que son relacionados por los consumidores
a un determinado servicio o producto siendo su carácter distintivo
descrito desde la concepción figurativa o el entendimiento de una
marca animada.
- Marcas Olfativas: Protegen el olor o aroma de un bien determinado, sin
embargo, el principal problema se centra en que la percepción de un
aroma puede variar de consumidor a consumidor.
- Marcas Gustativas: Se estructuran en relación a un especifico sabor
que comúnmente es asociado a un producto.
- Marcas Táctiles o de Textura: Registros que se relacionan con las
características particulares de la superficie del producto.

La legislación de Chile referida a la Propiedad Industrial fue reformada

por última vez en el año 2007. En los antecedentes que acompañaron
dicho documento, figura un reconocimiento de manera expresa a la nueva
posición que ostenta esta rama del derecho dentro del mundo, haciendo
mención a los fenómenos de Globalización Económica y los Tratados de
Libre Comercio, siendo estos últimos los que influyeron en la necesidad de
proteger las creaciones intelectuales, para competir de manera justa en el
mercado.

La definición actual de marca en Chile re regula en el artículo 19:

Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se

comprende todo signo que sea susceptible de representación
gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán
consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras,
números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos,
símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier
combinación de estos signos. Cuando los signos no sean
intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han
adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias,

siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del
producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el
cual se vayan a utilizar.
 La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de
aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la
marca.

Como se advierte del artículo 19 antes descrito, el término

representación gráfica se encuentra vigente dentro de la normativa chilena,
como aquella facultad de poder registrar sonidos o colores, teniendo en
consideración que éstos son signos no tradicionales, pudiéndose entender
que se permite algunos registros, pero estos deben ser representados de
manera gráfica.

Se da un reconocimiento a priori, al sustentarse que la denominación de

marca comercial comprende todo signo que sea susceptible de
representación gráfica, y señala que pueden consistir ya sea en números,
letras, elementos figurativos tales como gráficos, imágenes, símbolos y
combinaciones de colores. Empero, esta aceptación a registro de
mescolanzas de colores estaría en contra de la prohibición de registro
regulada en el artículo 20 letra i), por cuanto establece:

Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:

“i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del

color en sí mismo.”

Precisamente, ante lo planteado por el artículo y la causal de

irregistrabilidad absoluta expuesta, el proyecto de ley que reformula la
normativa modifica la prohibición y amplía el espectro de signos
susceptibles de ser registrados, exponiendo lo siguiente:

Modifícase el inciso primero del artículo 19, en el siguiente sentido:

a) Elimínase la frase “que sea susceptible de representación gráfica”.

b) Intercálase, entre la expresión “sonidos,” y la frase “así como también”,
la frase “olores o formas tridimensionales”.

En la actualidad, existen casos en los que el Tribunal de Propiedad

Industrial ha aceptado a registro solicitudes compuestas por colores y
formas,en el caso de por ejemplo botellas, pero siempre consideradas
conjuntamente. Una de estas hipótesis corresponde a la solicitud deducida
por VIBRAM SpA respecto a una etiqueta para identificar productos en
clase 25.

En esta oportunidad el Tribunal se pronuncia respecto al rechazo de

oficio de la solicitud señalando que “analizada la representación gráfica de
la etiqueta que se pide registrar, y que corresponde a la forma de un pie
humano, caracterizado por una huella, se concluye que ésta no
corresponde a la “forma” de los productos que se solicita amparar en la
case 25, en la especie, prendas de vestir, calzado, artículos de
sombrerería, por lo que el signo pedido cumple con los estándares de
marca comercial, definidos en el artículo 19 de la Ley del ramo.”

Por consiguiente, el criterio establecido reposa en la identificación con

la forma que se solicita a registro y los productos que se amparan en la
clase individualizada, siendo en este caso distintos. Precisamente es esta
diferencia, entre el objeto protegido y el signo, el criterio que prima para
revocar el rechazo.

Así, la actual legislación chilena permite registrar como marca comercial

únicamente aquellos signos que son susceptible de representación
gráficas, esto es, marcas denominativas, logotipos, marcas mixtas y
marcas sonoras. Este concepto por lo tanto excluye a las llamadas no
tradicionales que en la práctica comercial de hoy si cumple una función
marcaria como son las marcas en movimiento, los hologramas, las marcas
de reposición, las marcas olfativas y táctiles. Ahora bien, en Chile si se
permite el registro de las marcas sonoras que es considerado una marca
no tradicional, en este caso la ley chilena exige que se acompañe una
receptación gráfica y un registro sonoro, la receptación gráfica graba a una
notación musical y el registro sonoro es el activo por el audio grabado que
constituye la marca sonora, y de acuerdo a jurisprudencias de chile existe
casos que se considera irregistrable este tipo de marcas ya sea por
motivos de rechazo absolutos o relativos.
 Por otro lado esta poca certeza jurídica se hace cargo la modificación
de la Ley de la propiedad intelectual que ya entró a regir a comienzo de
este año, esto así eliminando la frase de susceptible de representación
gráfica, y se agrega por olores o formas tridimensionales, permitiendo
específicamente el registro de marcas olfativas y marcas tridimensionales,
por lo tanto esta nueva definición va permitir el registro de marcas no
tradicionales de más alternativas para proteger su activos intangibles.

Capítulo II:
Análisis del expediente 562322-2014

2.1 Presentación del caso:

EXPEDIENTE: 562322-2014

SOLICITANTE: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON

S.A.A.

OPOSITORA: COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.

MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO OPOSICIÓN.

 El presente caso se presenta con fecha 29 de enero de 2014, UNION DE
CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A, de Perú, presentó la
respectiva solicitud para registrar la marca del producto denominado CUSQUEÑA
justo a su forma tridimensional. En ese sentido, mediante el escrito de fecha 15 de
agosto de 2014 COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C., formuló una
oposición manifestando que su empresa contaba con legítimo interés para oponerse
al registro de la marca CUSQUEÑA, ya que de lograrse, se encontraría afectado el
desarrollo de sus actividades económicas, porque también se dedicaban a la
fabricación, embotellado y comercialización de bebidas no alcohólicas y cervezas, y
su producción se encuentra contenida en envases principalmente de vidrio. Es por
ello que el titular de la solicitud de registro atentaría directamente a la empresa
opositora y además podría obstaculizar su proceso de embotellado, específicamente
de la clase 21 de manera exclusiva, por el uso de la forma tridimensional de su
envase.

La controversia de este caso busca determinar si es que la forma tridimensional

presentada, carece de distintividad o no , ya que, según la oposición, consiste en
una forma muy común existente en el Perú, de embotellar una cerveza.
 Lo anteriormente mencionado se relaciona con el argumento de la opositora
donde indica que, en el mercado cervecero, se encuentran comercializando
actualmente botellas similares, como “Estrella Damm” y “Stella Artois- Edición
Especial” y que estas similitudes no solo se presentan en las bebidas alcohólicas,
por lo que considera que tiene la suficiente legitimidad para presentar la oposición.

En ese sentido, la solicitante no podrá reivindicar el color marrón que presenta la

forma tridimensional de la botella, basándose a oposición en el artículo 135, inciso
h) de la Decisión 486.

2.2 Hechos que se desprenden del caso

El 22 de octubre del 2014, BACKUS absuelve el traslado señalando que el

envase de la botella que utiliza ya es reconocido por sus consumidores e
inclusive consideran que es un signo distintivo de su empresa. Es decir, que es
su botella la que los diferencia en el mercado. Además señala que, solicitaron el
registro para poder distinguir los productos de la clase 21 de la Clasificación
Internacional. BACKUS hace énfasis al señalar que su envase si tiene
capacidad distintiva, ya que es capaz por sí solo de identificar a sus productos,
así como a su origen empresarial al contar con características propias,
diferentes a otras formas tridimensionales de envases que existen en el
mercado o que se encuentren registradas para los mismos productos o
servicios. En ese sentido, la solicitante señala también que su signo no consiste
en una forma usual por lo que tranquilamente puede registrarse como tal.
Continúa reforzando su posición mencionando que en el caso de que se les
niegue el registro solicitado, en un futuro cualquier competidor podría usar una
botella de forma idéntica cambiándole el color y la denominación “CUSQUEÑA”,
y lo anterior confundiría al consumidor quien ya identifica el signo con la
empresa.

2.3 Análisis de la resolución de primera y segunda instancia

En fecha 26 de diciembre de 2014, la Comisión Transitoria de Signos

Distintivos resolvió declarar infundada en primera instancia la oposición que
formuló la COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C y a la vez concedió
el registro del signo solicitado por Backus, respecto a la marca tridimensional,
 argumentando que este signo no se encontraba en las prohibiciones de registro
del art.135 inc. c, b y h de la decisión 486. Ante la emisión de esta resolución, la
COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C decidió apelar dicha resolución
(N°2018-2014/CTSD-INDECOPI) a fin de que sea anulada, alegando que la
resolución emitida carecía de una debida motivación, en cuanto falta
pronunciarse sobre la vinculación de las clases 21 y 32. Asimismo, señala que
en su escrito de oposición presentó las fotografías con las características de la
botella, como medio probatorio, para demostrar las características usuales de la
botella en comparación con sus competidores, de manera que no cumple con la
distintividad solicitada para su registro. Por otro lado, señala que, si se quiere
proteger la denominación cusqueña, el grabado de la botella y la decoración de
la etiqueta debería solicitar “protección de sus etiquetas”.

Como respuesta al recurso de apelación planteado, UNION DE

CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A., presenta su escrito
de contestación con fecha 19 de mayo de 2015, argumentando que la comisión
si realizó un correcto análisis sobre la relación de las clases 21 y 32, señalando
que la clase 21 no posee vinculación con la clase 32. Sobre la presentación de
pruebas, manifiesta que Ambev no presentó ningún envase similar al suyo, ya
que su envase si presenta una forma distintiva en su figura de alto relieve de
Machu Picchu y otras líneas alteradas y no ordinarias que presentan el grabado
de la denominación CUSQUEÑA, además reiteró que la solicitud de su registro
de signo no se encuentra prohibido en el art.135 inc. de la decisión 486.

En segunda instancia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, el 05

de abril de 2016 decide declarar la nulidad de la resolución de primera instancia
y devolver los actuados para que se emita un nuevo pronunciamiento,
señalando que la primera instancia no evaluó ni se pronunció sobre los
argumentos de oposición formulados por Ambev.

2.4 Cuestión en discusión

La compañía cervecera AMBEV S.A.C con fecha 15 de agosto del 2014 ,

realizó oposición en contra de la solicitud de registro realizada por “UNION DE
CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A”. Se alegó que se
llegaría a producir una afectación directa a las actividades financieras , debido a
 que presuntamente se había evidenciado un nexo con la fabricación,
embotellado y comercialización de bebidas no alcohólicas y cervezas.

Asimismo, se evaluó una vinculación económica entre los productos de clase

21 y 32 de la clasificación internacional.De igual forma, la forma tridimensional
no presenció distintividad, ya que tuvo un carácter de generalidad en el mercado
peruano .
Es menester resaltar, que en caso hubiera sido dejado de lado lo pretendido
con dicha oposición a la solicitud de registro, tal acción habría producido una
afectación directa a la libre competencia en el mercado cervecero u otras
bebidas alcohólicas.

2.5 Antecedentes:

1. En el 29 de enero del 2014 la persona jurídica denominada como “UNION

DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A, solicitó el
registro de marca de producto designado como CUSQUEÑA, así como la
forma tridimensional,
2. Posterior a ello, el 15 de agosto del 2014, la persona jurídica denominada
como “COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C, manifestó oposición
contra el registro de la solicitud mencionada, en razón de que si este llegase
a ser otorgado, se produciría una afectación a sus actividades financieras.

2.6 Análisis de la distintividad del signo solicitado.

En el presente punto, nos encargaremos de realizar una revisión referido a

cómo la comisión de signos distintivos del Indecopi realizó este análisis de
distintividad, el mismo que ha servido para resolver el presente caso entre la
empresa Backus y Johnston VS. AMBEV PERÚ, sobre un signo tridimensional
que se pretendia registrar como marca.

Toda vez que AMBEV PERÚ alegó que esta marca tridimensional que
Backus y Johnston pretendían registrar, no cumplía con algunos requisitos de
registrabilidad, los mismos que se encuentran previstos taxativamente en el Art.
135 de la Decisión Andina 486.
 Entre estos supuestos de imposibilidad del registro de una marca,
encontramos en el inc. B de dicho artículo de la decisión andina, que no podrán
ser registrados como marca aquellos signos que carezcan de distintividad, así
como también en el inc. C de dicho artículo se hace referencia que no se podrá
registrar como marca aquel signo que consista exclusivamente en formas
usuales de los productos o sus envases, o en formas o características
impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que
se trate.

En principio, la comisión de signos distintivos del INDECOPI, se detiene en

realizar un análisis de la norma en mención, en específico, de los requisitos de
registrabilidad y las prohibiciones del registro.

2.6.1 Requisitos de registrabilidad y prohibiciones del registro

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado

diversos pronunciamientos en materia de registro de marcas. Ha establecido
que las marcas son signos que permiten a las empresas diferenciar sus
productos o servicios en el mercado, tal forma que los consumidores
puedan asociar una marca como un producto o servicio, esto es una función
de las marcas, es por esto que se pretenden protegerlas ya que tienen un
rol fundamental en el mercado.

Como bien sabemos, el registro es constitutivo de derechos y no

declarativo, por tal razón, es necesario que una marca se encuentre
registrada para que esta protegida por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, como lo señala la Decisión Andina 486, no todo signo que se
pretende registrar como marca, puede formar parte de este registro. De
acuerdo con esta norma, se señalan algunos supuestos que imposibilitan la
constitución de signos con marcas, atendiendo a algunas características de
estos.

Por ejemplo, los signos que carezcan de distintividad o los que no sean
susceptibles de representación gráfica. Este supuesto refleja una de las
características fundamentales de las marcas que es la distintividad, ya que
las marcas por su misma naturaleza, son distintivas.

Por esta razón, si se pretende registrar un signo usual como marca, esta
se verá denegada en su registro por no cumplir con este requisito
indispensable.

La Comisión que revisa el presente caso, ha señalado en la resolución

que no solo basta con atender la distintividad como característica del signo,
sino que también, se debe confrontar y relacionar con los productos o
servicios que el signo busca distinguir. Si supera este test, distinguiendo los
productos o servicios de aquellos que producen, comercializan o prestan los
competidores, el signo devendrá en registrable por cumplir con el requisito
de la distintividad.

2.6.1.1 Colores aisladamente considerados.

Con respecto a este supuesto de prohibición de registro de un

signo como marca, la Decisión Andina 186 lo establece en su Art.
135 inc. h, el mismo que prescribe que, no podrán registrarse como
marcas aquellos signos que consistan en un color aisladamente
considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma
específica.

Se ha señalado que estos colores serían los denominados

colores puros y los siete colores fundamentales del arcoíris. Debido
a que son altamente fáciles de identificar. También se hace
referencia a los colores secundarios, como producto de
combinaciones.

La comisión en el presente caso, ha establecido que dicha

prohibición no es absoluta, por lo que debe asumirse que existen
excepciones a esta regla. Por ejemplo, de la literalidad de la norma,
se expresa que la prohibición aplica cuando el color aisladamente
considerado no se encuentre delimitado en una forma específica.
Por lo que, haciendo una interpretación en sentido contrario, si el
 color se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede ser
registrable como marca, claro está, siempre que no caiga en otro
supuesto de irregistrabilidad. Y es en este sentido que la comisión
se ha pronunciado.

Tribunal de justicia de la Comunidad Andina (s.f) indica que:

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar

un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus
características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una
relación estrecha y directa que conlleva a confundir lo uno u lo
otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en
marca.

2.6.1.2 Signos constituidos por formas usuales

En el presente caso se menciona una de las prohibiciones

contenida en el art. 135 inciso c) de la Decisión 486 que “no podrán
registrarse como marcas aquellas que consistan exclusivamente en
formas usuales de los productos o sus envases, o en formas de
características impuestas por la naturaleza o la función de dicho
producto o del servicio que se trate”

El autor Cornejo (2018) expone acerca de las marcas

tridimensionales que “Ella puede consistir en formas particulares de
los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en
general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero
que no consistan en la forma de los mismos”

La oposición se fundamenta en la prohibición debido a que de

otorgarse el derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un
género de productos se impide que los competidores no puedan
usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o
envase de los mismos. Pues, se perjudicaría el comercio porque los
competidores no podrían utilizar la forma usual sin autorización del
titular.
 Asimismo, la autora Del Carmen (2017) señala que “Las formas
usuales, bajo ninguna circunstancia, pueden ser registradas como
marcas. Es decir, así hubieran adquirido distintividad en virtud del
uso no se podrían registrar por cuanto están expresamente en uno
de los literales de prohibición.”

2.6.1.3 Análisis del signo solicitado

El signo solicitado a registro se encuentra constituido par la

denominación CUSQUEÑA y la forma tridimensional (se reivindica
colores), para distinguir e identificar productos (excepto el vidrio de
construcción) de la clase 21 de la Clasificación Internacional.

La opositora, respecto a la prohibición establecida en el artículo

135 inciso c) de la Decisión 486, a efectos de acreditar el signo
solicitado constituye una forma usual de los productos que se
pretenden distinguir, adjunta como medios probatorios, fotografías
en las que se aprecian imágenes de diversos ángulos de envases
de botellas de cerveza color marrón, entre otras características;
asimismo, aporta, adicionalmente, una última fotografía en la que se
muestran botellas sin etiquetas, con el fin de demostrar que estas
por si solas, son casi idénticas y no son capaces de identificar un
origen empresarial determinado. Aún así, la opositora no logró
acreditar que el signo solicitado del diseño de la botella, apreciado
en su conjunto, recae en una forma usual.

En el caso concreto, analizando el signo solicitado en su

conjunto, se percata que este no esta conformado exclusivamente
por la forma tridimensional, sino que además, lleva adicionalmente
la denominación en alto relieve “CUSQUEÑA” y la silueta tallada en
alto relieve de la ciudadela de Machu Picchu; razón por la cual la
prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) no sería aplicable
al presente caso, ya que se trataría de un signo mixto y no
exclusivamente de una forma tridimensional.

Ahora bien:
 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo
(una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias
imágenes). La combinación de estos elementos, analizados en
su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca
que le permite diferenciarla de las demás existentes en el
mercado (PROCESO 84-IP-2015)

Al tratarse de un signo mixto, la prohibición que alega la

opositora no sería la adecuada sino, es pertinente mencionar el art.
135 inciso h) que establece que no podrán ser registradas como
marcas los signos que consistan en un color aisladamente
considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma
específica. Por otro lado, el color del diseño del signo solicitado es
de un color ámbar delimitado por la forma de una botella, no marrón
como lo estima la opositora. Es evidente, luego de ello, que no se
incurre en la causal alegada. Lo cual, si bien:

Es posible el registro como marca de un color aislado si es que

este se encuentra delimitado por una forma específica y,
además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de
irregistrabilidad, goza de distintividad. (PROCESO 619-IP-2019)

Finalmente, con relación a la prohibición de registro establecida

en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, respecto a la falta de
distintividad, la comisión considera que el signo solicitado, en su
conjunto, cuenta con los atributos necesarios para demostrar este
elemento de distintividad que se requiere para su registro. Como
sabemos, la distintividad es un elemento indispensable para
individualizar, identificar y diferenciar en el mercado productos de
categoría o género en el mercado. Además:

Es considerada como característica esencial que debe reunir

todo signo para ser registrado como para que esta cumpla su
función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la
calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión
 y/o asociación en el público consumidor. (PROCESO 242-IP-
2015)

Por lo tanto, se advierte que el envase de vidrio solicitado a

registro, en su conjunto, constituye un signo con suficiente
capacidad distintiva para interactuar válidamente en el mercado
como un signo distintivo, para identificar los productos de la clase 21
de la Clasificación Internacional que pretende distinguir. En
consecuencia, la citada forma tridimensional no constituye una
forma usual de los productos en cuestión. Cabe destacar que, el
signo solicitado, apreciado en su conjunto, reúne los requisitos
establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 para poder ser
registrado como marca y no se encuentra incurso en las
prohibiciones de registro establecidas en los incisos b), c) y h) del
artículo 135 de la Decisión 486.

2.7 Requisitos de registrabilidad y prohibiciones del registro

2.7.1 Aplicación de la jurisprudencia invocada y examen de registrabilidad

De la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala Especializada en

Propiedad Intelectual del INDECOPI

En primer lugar, en el presente caso, la opositora COMPAÑÍA

CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.invocó la aplicación respecto a
criterios contenidos en resoluciones de la Oficina de Signos Distintivos la
cuál actualmente es llamada como Dirección de Signos Distintivos.

Asimismo, la solicitante UNION DE CERVECERIAS PERUANAS

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. y la opositora COMPAÑÍA CERVECERA
AMBEV PERU S.A.C invocaron la aplicación de criterios contenidos en
resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de
INDECOPI o la ahora llamada Sala Especializada en Propiedad
Intelectual.
 Así, conforme al artículo 43 el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI señaló que:

Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al
resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con
carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente
de obsen/ancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea
modificada por resolución debidamente motivada de la propia
Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (...).

En concordancia con la aplicación de la norma citada anteriormente,

se llega a la conclusión que si bien la jurisprudencia invocada representa
una línea de criterio o tendencia resolutoria de la Oficina de Signos
Distintivos (ahora Direccion de Signos Distintivos) y de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe de
considerar que las conclusiones que se arribe en en cada caso depende
del exámen del correspondiente expediente.

Es así que, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la

obligación de evaluar integramente cada nueva solicitud con la
verificación si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a
registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro,
dependiendo dicha determinación de cada caso en particular.

2.7.2 Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y Del Tribunal

Constitucional

Asimismo, la solicitante UNION DE CERVECERIAS PERUANAS

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., alegó la aplicación de criterios recogidos
en sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Cabe
indicar que la resolución en particular que analizamos no contradice los
criterios adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios
que han sido observados en el análisis llevado a cabo en este
procedimiento. Sin embargo, sin perjuicio de lo anterior, es necesario
 precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al
momento de resolver el caso respecto del cual se formuló la solicitud de
interpretación prejudicial, mas no en la totalidad de casos sometidos a su
competencia.

Por su parte, la opositora COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERU

S.A.C, invocó la aplicación de criterios regulados en resoluciones del
Tribunal Constitucional. Cabe señalar que los mencionados
pronunciamientos no afectan el análisis que corresponde realizar en el
presente caso por parte de esta Comisión.

2.7.3. Examen de registrabilidad

Respecto al presente punto, una vez realizado el examen de

registrabilidad del signo solicitado se llega a la conclusión que cumple
con ser susceptible de representación gráfica, en concordancia a lo
establece el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre
Propiedad Industrial, encontrándose fuera de los supuestos de
prohibición de registro regulado en los artículos 135 y 136 de la citada
norma; por lo que corresponde acceder a su registro.

La presente Resolución en particular se emitió en aplicación de las

normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades
conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por
Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto
Legislativo N° 1075; así mismo por los artículos 50, 51 y 52 del
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI).

2.8 Decisión de la comisión y posición del grupo al respecto

 Finalmente, la comisión decide declarar infundada la oposición formulada
por COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C-, de Perú.

En ese sentido, la comisión decide inscribir en el Registro de Marcas de

Producto de la Propiedad Industrial, a favor de UNION DE CERVECERIAS
PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., de Perú, la marca de producto
constituida por la denominación CUSQUEÑA y la forma tridimensional (se
reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir utensilios y recipientes
para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para
fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); articulos de cristaleria,
porcelana y loza no comprendidos en otras clases, de la clase 21 de la
Clasificación Internacional.

Finalmente, es preciso mencionar que la protección de la marca es

concedida por 10 años y podrá renovarse de forma ilimitada por periodos
iguales.

Conclusiones

A raíz de lo expuesto, el grupo concluye con las siguientes reflexiones:

1. A lo largo del trabajo pudimos identificar lo importante que es que las
marcas que se pretendan registrar cumplan con el requisito de distintividad y
de esa forma se justifique su registro como marca para poder constituir los
derechos que correspondan. En tal sentido la marca una vez registrada
indicará el origen empresarial, pero también la calidad y prestigio.
2. Nosotros estamos de acuerdo con la decisión de la comisión y
fundamentamos nuestra posición debido a que el signo solicitado, reúne los
requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486. Además de
que no se encuentra incurso en las causales de prohibición de los incisos
“b”, “c” y “h” planteados en el artículo 135 de la Decisión 486.
3. Respecto a la prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) no será
aplicable al presente caso, toda vez que la referida prohibición solo aplica a
signos que consistan exclusivamente en formas tridimensionales.
4. Como hemos podido ver, los diferentes tipos de signos que componen las
marcas no tradicionales presentan problemas para que se les conceda el
registro como marca, bien sea porque no logran cumplir con el requisito de
distintividad, o porque no logran cumplir con el de representación gráfica.
Sin embargo, consideramos que la presente resolución constituye una
solución y un avance para evitar dificultades que han impedido el registro de
estos signos como marca dado que las marcas no tradicionales no
encuentran un marco de regulación exacto en el Perú y es de gran
envergadura que en nuestro país exista conformidad respecto a la forma en
la que cada uno de este tipo de signos obedezca a los requisitos de
distintividad y de representación gráfica, y por ende pueda ser registrado y
protegido.

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